Migalhas

Domingo, 29 de março de 2020

ISSN 1983-392X

PI Migalhas
Luciano Andrade Pinheiro

Diamond v. Diehr

segunda-feira, 4 de agosto de 2014

Ygor Valerio e Gabriela Muniz Pinto Valerio

Depois de nos debruçarmos sobre os casos Gottschalk v. Benson1 e Parker v. Flook2, dois precedentes indispensáveis para a compreensão do tema de patenteabilidade de software no direito estadounidense, devemos, para completar a análise daquilo que a doutrina costuma chamar de trilogia da patenteabilidade (patent-eligibility trilogy), avançar sobre o importante caso Diamond v. Diehr, de 1981.

O interesse no estudo deste caso reside não apenas no fato de que se trata do primeiro julgado da U.S. Supreme Court a decidir em favor dos inventores, determinando judicialmente a concessão de uma patente a invenção implementada por software (Gottschalk v. Benson e Parker v. Flook se haviam julgado contrariamente à patenteabilidade), mas também porque, em conjunto com seus dois antecessores, Diamond v. Diehr compõe um conjunto de entendimentos que nos auxilia a conformar um marco inicial no desenvolvimento deste tema hoje bastante discutido na área de propriedade intelectual em todo o mundo.

Um novo processo de cura da borracha sintética

A fabricação de partes e componentes a partir da moldagem do polímero chamado borracha sintética3 envolve uma série de etapas, entre as quais está a acomodação do polímero em estado líquido a prensas térmicas que elevam a temperatura do material e o fazem conformar-se aos moldes desejados enquanto ocorre o processo de cura, induzido tanto por agentes catalisadores quanto pela temperatura e pela pressão aplicados ao material enquanto este se encontra na prensa.

O tempo total de cura da borracha sintética varia segundo três fatores4: (i) uma constante de ativação, que é determinada previamente para cada lote submetido ao processo de cura, e que varia segundo a viscosidade do material; (ii) o formato do molde a que o polímero é submetido, já que uma tira fina de borracha tem cura mais rápida que um pneu, por exemplo e (iii) a temperatura mantida ao longo do processo.

Enquanto os fatores (i) e (ii) eram passíveis de auferimento preciso antes que o polímero passeasse pelo processo de cura, a variável de temperatura eratratada como imprevisível, uma vez que cada nova introdução de material a ser curado exigia abertura e fechamento do maquinário, promovendo alterações térmicas. Essa variação não-controlada de temperatura ocasionava incidentes de imprecisão no ponto da cura, para mais ou para menos.

O pedido de patente de James Diehr e Theodore Lutton5 buscava proteger um invento direcionado justamente à solução desse problema técnico, mas que envolvia uma etapa implementada por um software. Sensores instalados nos moldes alimentavam periodicamente um computador com informações instantâneas de temperatura, e esse dado é usado para re-calcular constantemente o tempo total de cura durante a realização do processo, sendo que quando esse periódo de tempo calculado e re-calculado fosse completado, o computador emitiria um sinal à prensa que interromperia seu funcionamento. Um claro avanço na maneira de se produzir borracha sintética, e que dependia inexoravelmente de um programa de computador.

O trânsito do caso até a Suprema Corte

O entendimento do examinador, posteriormente confirmado em recurso administrativo ao Board of Appeals6, foi de que a única etapa do processo que efetivamente constituía algo novo era a etapa de cálculo e re-cálculo do tempo de cura efetuada pelo algoritmo computacional. Com base no caso da Suprema Corte Gottschalk v. Benson, que considerara esse tipo de operação como excluída de patenteabilidade com base na doutrina dos mental steps, o processo, por se resumir essencialmente a isso, não mereceria proteção patentária. As demais etapas descritas no pedido de patente7 foram consideradas como pertencentes ao estado da técnica.

"É nossa opinião que a única diferença entre os métodos convencionais de operação de uma prensa térmica e o método apresentado pelos apelantes repousa nas etapas reivindicadas entre o incidente de cálculo e a solução do problema matemático ou a fórmula utilizada para controlar a prensa térmica e sua abertura automática. Acreditamos que o contributo dos apelantes, independentemente do formato das reivindicações, é um programa de computador do tipo que a Suprema Corte já indicou, tanto em Flook quanto em Benson, encontrar-se para além dos limites do 35 USC 101".8

O caso foi então levado à apreciação judicial da United States Court of Customs and Patents Appeals (CCPA)9 que, seguindo o padrão dos outros dois casos, também reverteu a decisão10. Os principais argumentos dos inventores se resumem ao fato de que o método de medição constante da temperatura e re-cálculo periódico do tempo de cura não se encontravam no estado da técnica, e que suas reivindicações se dirigiam a uma aplicação específica daquela fórmula matemática, e não à fórmula matemática em abstrato.

A decisão da CCPA faz uma primeira divisão de temas entre, de um lado, a análise da novidade de uma invenção e, de outro, as reivindicações se dirigirem ou não a matéria patenteável de acordo com a legislação americana. Essa distinção parece especialmente dirigida à confusão que a decisão da Suprema Corte havia feito no caso Parker v. Flook.

Quanto a ser o invento matéria patenteável ou não, a CCPA aplica uma regra analítica de dois passos, com base um de seus próprios precedentes, In re Freeman, de 1978, segundo a qual deve-se primeiro entender se as reivindicações envolvem direta ou indiretamente cálculos matemáticos e, em caso afirmativo, deve-se então verificar se as reivindicações se dirigem a essa fórmula matemática em abstrato ou se a uma de suas aplicações específicas.

Parece evidente que o processo de Diehr prevê uma aplicação especialíssima de um método matemático, e que seu eventual patenteamento não teria nenhum tipo de influência sobre a utilização do mesmo método matemático em outras configurações industriais específicas a não ser essa, da borracha sintética.

“Seria uma grave distorção dizer que as reivindicações se dirigem essencialmente a cálculos. No caso Flook, por outro lado, as reivindicações não mencionam nada além do cálculo, acompanhado pela atividade que lhe segue e que consiste tão-somente na atualização de um limite de alarme para um novo valor, que não passa de um número novo. Aqui, o cálculo está intimamente ligado com o processo mencionado de cura da borracha. Portanto, os apelantes não estão reivindicando um processo para simplesmente gerar um número novo por meio de um cálculo".11

A reversão da decisão administrativa antes exarada pelo USPTO levou o então Comissioner of Patents, Sidney Diamond, a ajuizar um writ of certiorari12, exatamente o mesmo procedimento que levaram os dois casos anteriores à Suprema Corte.

A decisão da Suprema Corte

Apesar de este caso terminar, de maneira inédita, com a concessão da patente, a Suprema Corte esteve longe de chegar a essa decisão de maneira unânime, com quatro votos contrários aos inventores, e cinco, apenas um a mais, em seu favor.

A parte final da decisão dispensa esclarecimentos:

"A questão que temos hoje perante a corte é apenas se as reivindicações dos respondentes se encontram definidas como matéria patenteável sob o § 101. Vemos as reivindicações dos respondentes como tão-somente um processo de moldagem de produtos de borracha, a não como uma tentativa de patentear uma fórmula matemática. Reconhecemos, claro, que quando uma reivindicação indica uma fórmula matemática (ou um princípio científico ou um fenômeno da natureza), uma pergunta deve ser feita sobre se a reivindicação busca proteção patentária para essa fórmula em abstrato. Uma fórmula matemática como tal não goza da proteção da nossa lei de patentes, Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972), e este princípio não pode ser burlado por uma tentativa de limitar o uso da fórmula a um ambiente tecnológico específico. Parker v. Flook, 437 U. S. 584 (1978). Do mesmo modo, atividades que sucedem a utilização da fórmula mas que sejam insignificantes não transformarão um princípio não patenteável em um processo patenteável. [...] Por outro lado, quando uma reivindicação contendo uma formula matemática implementa ou aplica essa fórmula em uma estrutura ou processo que, considerado como um todo, desempenha uma função que as leis patentárias foram feitas para proteger (e.g. transformação ou redução de um artigo para um estado ou coisa diferente), então a reivindicação satisfaz os critérios do §101. Como não vemos as reivindicações dos respondentes como uma tentativa de patentear uma fórmula matemática, mas de aplicá-la em um processo industrial de moldagem de produtos de borracha, mantemos a decisão da Court of Customs and Patent Appeals)."13

Um desfecho para a trilogia da patenteabilidade de software

Os casos que analisamos nesta coluna constituem os fundamentos da interpretação jurisprudencial sobre patenteabilidade de software nos EUA. Diamond v. Diehr funciona como um aglutinador dos conceitos explorados nos casos anteriores. Resume a doutrina dos mental steps, esclarece a questão da relevância das atividades que sucedem a etapa de aplicação computacional e fornece um exemplo bastante claro de invenção implementada por programa de computador.

É importante ter em conta, igualmente, que, como já mencionado, nem todos os casos relacionados ao tema de patenteabilidade de software até 1981, ano do caso que ora analisamos, chegaram até a US Supreme Court. Um número considerável, com ricas análises, tiveram o CCPA como instância final ou nem sequer chegaram a deixar a instância administrativa.

A conformação jurisprudencial em torno desse tema bastante espinhoso é o que orientou e ainda orienta a prática de exame do USPTO, sendo certo que essas bases influenciaram a prática de exame de outros escritórios de patente em outras partes do mundo.

__________

1Gottschalk v. Benson.

2Parker v. Flook.

3Material mais adequado que a borracha natural para uma infinidade de aplicações industriais

4Propriedades do processo de cura elaboradas a partir da equação de Arrhenius, notável cientista sueco agraciado com o Nobel de química em 1903.

5US Patent 4344142.

6203 USPQ 48.

7Ver nota número 5.

8"It is our view that the only difference between the conventional methods of operating a molding press and that claimed in appellants’ application rests in those steps of the claims which relate to the calculation incident to the solution of the mathematical problem or formula used to control the mold heater and the automatic opening of the press. We think that appellants’ contribution, regardless of claim format, is a computer program of the character which the USSC has indicated, in both Flook and Benson, is outside the bounds of 35 USC 101".

9A competência para julgar casos como este encontra-se, hoje, alocada para o Federal Circuit. A CCPA foi abolida em 1982, por meio do Federal Courts Improvement Act.

10In re Diehr and Lutton, 602 F.2d 982, 203 USPQ 44.

11"It would be a gross distortion to say that the claims on appeal are directed essentially to calculations. In Flook,by contrast, the claims recite nothing but the calculation, coupled with the post-solution activity consisting only of updating an alarm limit to the newly-calculated value which is merely a new number. Here, the calculation is intimately entwined with the rubber molding process recited. Therefore appellants are not claiming a process for merely generating a new number by a calculation."

12Para compreender o writ of certiorari, leia este artigo no Migalhas.

13Decisão da US Supreme Court.

Luciano Andrade Pinheiro

Luciano Andrade Pinheiro, é advogado. Graduado pela Universidade Federal da Bahia. Professor de Direito Autoral. Autor de artigos jurídicos. Palestrante. Perito judicial em propriedade intelectual. Foi assessor de técnica legislativa na Câmara dos Deputados, diretor adjunto da Escola Superior da Advocacia da OAB/DF e vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil/DF.

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