Direito de precedência em xeque

O direito de precedência tem sido vital para garantir que marcas em uso, ainda que não registradas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), tivessem garantida a titularidade em uma eventual disputa. Isto porque o Brasil adota o sistema atributivo de direitos, ou seja, torna-se proprietário da marca aquele que primeiro obtiver o registro no INPI. O direito de precedência é uma exceção. Ele consta do § 1º do artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (lei 9.279/97), que diz que o usuário anterior de boa-fé terá de direito de precedência ao registro desde que utilize a marca seis meses antes da data do depósito do terceiro.

Suponha o leitor que a empresa A use a marca X por algum tempo antes de leva-la a registro INPI. Nesse ínterim, a empresa B requer o registro a mesma marca. O Direito de precedência se aplica aí caso a empresa A consiga comprovar que usa a marca X há pelo menos seis meses antes da data do depósito da empresa B. Para efetivar esse direito, a empresa A deverá depositar seu próprio pedido e apresentar Oposição ao pedido da empresa B, pleiteando  seu direito de precedência, ainda no decorrer do procedimento administrativo.

No entanto, o INPI passou a restringir a aplicação desta regra. Diferentemente do que consta na lei, o Manual de Marcas diz que o direito de precedência não será considerado se, eventualmente, quem o pleiteia já tenha sido titular de pedido de registro ou até mesmo ter tido um registro da mesma marca e o abandonou. Isto significa que, para o INPI, o uso anterior da marca passa a ser irrelevante quando uma empresa já foi titular da marca e o registro foi extinto, por exemplo, por falta de renovação. Faz aí uma distinção onde a lei não distingue.

O Manual de Marcas explicita que serão considerados usuários anteriores de boa-fé somente aqueles que nunca foram ao INPI para registrar o sinal em disputa, assim, caso o impugnante já tenha tido pedido negado ou registro extinto, as alegações baseadas no artigo 129 serão considerados improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprovatória de uso anterior. O Manual é claro ao afirmar que não aceitará tal pleito, a despeito da legislação, em momento algum, permitir esta distinção de situações.  

Em casos como este, diante de uma negativa do INPI, o caminho é tentar uma reversão da decisão na esfera judicial e aguardar o posicionamento do Judiciário. A tendência é que ele seja menos restritivo e que siga o que está na lei, sem restringi-la como fez o INPI. Vale lembrar que o STJ  já adotou posicionamento menos restritivo ao confirmar que o direito de precedência pode ser fundamento para a nulidade de registro de marca, ainda que não tenha havido impugnação durante o processo de registro junto ao INPI¹, enquanto o posicionamento do INPI é de que o direito de precedência somente será considerado se suscitado em sede de oposição.

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