Quarta-feira, 23 de outubro de 2019

ISSN 1983-392X

STJ decide pela viabilidade da mitigação da exclusividade conferido pelo registro de marca etimologicamente frágil: possibilidade de convivência entre signos incapazes de criar confusão ao público consumidor

Graziela Ferreira Soares

A Corte de Precedentes trouxe paradigma para auxiliar futuras contendas envolvendo a eficácia de signos que podem – porventura – contar com a exceção do secondary meaning.

terça-feira, 4 de junho de 2019

A terceira turma do STJ, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso especial interposto por AMERICAN AIRLINES INC. contra o Acordão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, em lide havida contra a AMERICAN AIR TAXI AEREO LTDA – ME  e o INPI. Em síntese o julgado do Tribunal Superior confirmou o entendimento sobre a inexistência de razão jurídica para a declaração de nulidade da marca “AMERICA AIR”.  

A sentença havia julgado parcialmente procedentes os pedidos da AMERICAN AIRLINES para decretar a nulidade do registro da marcar da Recorrida “AMERICA AIR”.  Além disso, indeferiu os outros pedidos de registros marcários da Recorrida e a condenou a abster-se de usar a mencionada marca no que tange aos serviços de transportes aéreo, de passageiro e de carga, sob pena de multa diária.

Contudo, entendeu o Egrégio STJ pela mitigação do direito à exclusividade do uso da referida marca diante da possibilidade de convivência dos sinais registrados pelas partes, sem risco de causar confusão ao público consumidor, tendo em vista que a marca da Recorrente “AMERICAN AIRLINES” é etimologicamente frágil. Ou seja, que os signos sob análise possuem possui baixo grau de distintividade, já que prescrevem diretamente à finalidade, natureza ou características dos serviços. Além do mais, os serviços prestados pelas partes seriam diversos, bem como o porte econômico entre as empresas litigantes.

A Corte da Cidadania concluiu por uma leitura da distintividade adquirida (significação secundária - secondary meaning)1 de forma distinta daquela alegada pela recorrente para postular a exclusividade ao uso da marca. Ou seja, o Julgado levou em conta que a distintividade alcançada pela marca da Recorrente,  tem como escopo garantir o seu registro marcário e não assegurar a exclusividade do uso à expressão de pouca originalidade2.

Ou seja, para além da relevância do caso em si, a Corte de Precedentes trouxe paradigma para auxiliar futuras3 contendas envolvendo a eficácia de signos que podem – porventura – contar com a exceção do secondary meaning. Nessa esteira é importante discernir que a aquisição de significação secundária deve ser lida como uma restrita forma de superar a vedação registral de que trata o art. 124, VI, da LPI; ao invés de ser interpretado como supedâneo para dar potência a signos intrinsecamente frágeis.

Dados do julgado: REsp 1.773.244- RJ

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1 Segundo o Prof. Denis Borges Barbosa:  “Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou divulgação ocorra om tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distingüibilidade. Assim, a marca é recuperada do domínio comum”

(BARBOSA, Denis Borges, Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.95)

2 Precedente: REsp 1.166.498/RJ.

3 MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. 2ª Edição, São Paulo: RT, 2017, p. 81.

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t*Graziela Ferreira Soares é especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio e sócia de Denis Borges Barbosa Advogados.