Segunda-feira, 14 de outubro de 2019

ISSN 1983-392X

Breve panorama sobre as principais mudanças resultantes da adoção do Brasil ao Protocolo de Madri tanto para depositantes nacionais como para estrangeiros

Ana Lúcia de Sousa Borda, Rafaela Borges Carneiro, Alvaro Loureiro Oliveira e Rafael Atab

Agora que foram publicadas todas as resoluções relacionadas ao Protocolo de Madri, ficarão pendentes de peticionamento até 8 de março de 2020 o regime de cotitularidade e o sistema multiclasse.

quinta-feira, 19 de setembro de 2019

Dando sequência aos preparativos em curso para a adoção do Protocolo de Madri sobre o registro de marcas, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) publicou na terça-feira, 10 de setembro, as duas últimas resoluções que entrarão em vigor em 2 de outubro próximo.

A primeira delas, a resolução 247/19, dispõe sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri. A resolução 248/19, por seu turno, trata do registro de marca em sistema multiclasse.

A resolução 247 será aplicável tanto aos pedidos de registro de marca com designação para o Brasil, ou seja, pedidos depositados por estrangeiros junto à Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), como também para pedidos depositados por nacionais ou por aqueles legitimados a depositar marcas em nosso país perante o INPI.t

Tais resoluções têm em comum o fato de serem aplicáveis também a pedidos nacionais, ou seja, pedidos de registro depositados por nacionais ou por estrangeiros no INPI sem a interferência da OMPI.

A resolução 247/19 – o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri

Esta resolução possui quatro capítulos: o primeiro deles elenca as definições dos termos a serem empregados para os pedidos depositados no sistema de Madri. Os demais capítulos são os mais relevantes para o entendimento do referido sistema.

O capítulo II estabelece os procedimentos relacionados aos “Pedidos Internacionais Originados no Brasil”. Para estes, os idiomas aplicáveis são o espanhol ou o inglês.

Caso seja designado um país que exija a apresentação de declaração de intenção de utilização da marca, tal declaração deverá ser redigida no idioma do país em questão.

A certificação consiste de um exame formal feito pelo INPI, ocasião em que é realizado um confronto entre as informações fornecidas pelo depositante e aquelas contidas no pedido ou registro que servirá de base para o pedido internacional.

Não sendo apontadas inconsistências, o pedido será encaminhado à Secretaria Internacional (Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Industrial) e a data da inscrição internacional será a data de apresentação do pedido no INPI, o que se traduz em uma vantagem para o depositante, já que esta será considerada a data do registro da marca na OMPI. De todo modo, o INPI deverá observar o prazo de 60 dias para o envio do pedido à Secretaria Internacional, para que a data da inscrição internacional coincida com a data de apresentação do pedido no referido órgão.

Contudo, em caso de inconsistências, estas precisarão ser sanadas pelo depositante no prazo de 60 dias, o que torna pouco factível a concretização do benefício informado acima. Portanto, a acuracidade no preenchimento do pedido (em espanhol ou inglês) será decisiva para que o encaminhamento à Secretaria Internacional ocorra de forma a favorecer o depositante.

A possibilidade de serem requeridas designações posteriores é mais um dos atrativos do sistema. Nada impede que o depositante busque inicialmente proteção em por exemplo três países e depois requeira extensão territorial para outras jurisdições, sem qualquer limitação, desde que não seja alterado o escopo de proteção da marca.

Cada país designado irá examinar o pedido de acordo com sua própria legislação, vez que o Protocolo de Madri é apenas um sistema de registro internacional, criado para facilitar o gerenciamento de portfólios de marcas.

A fragilidade do sistema reside no fato de que, no caso de arquivamento ou indeferimento do pedido base ou do cancelamento ou extinção do registro base no prazo de cinco anos, a inscrição do registro internacional será cancelada. De todo modo, o depositante ou titular poderá buscar proteção nos países de interesse por meio de registros nacionais.

No capítulo III, estão elencadas as regras aplicáveis às “Inscrições Internacionais que designam o Brasil”. Nestes casos, o idioma utilizado deverá ser o português não apenas para fins de preenchimento do formulário de depósito, mas todo e qualquer documento submetido ao INPI deverá ser redigido em português. No entanto, a apresentação de tradução simples de documentos será suficiente.

Para a prática de atos diretamente no INPI o titular terá que obrigatoriamente constituir e manter procurador qualificado e domiciliado no Brasil. Essa regra é flexibilizada pela possibilidade de apresentação posterior da procuração dentro de 60 dias, prazo esse que correrá independentemente de notificação ou exigência.

Uma vez recebido pelo INPI, o pedido com designação para o Brasil será examinado com fundamento na lei 9.279/96 (LPI). Com isso, as mesmas regras que se aplicam aos pedidos nacionais aplicar-se-ão aos pedidos vindos da Secretaria Internacional. Uma delas será o exame do pedido com fundamento também em proibições relativas, ou seja, direitos anteriores de terceiros poderão ser apontados como obstáculos ao registro. Nesse ponto, a Lei brasileira difere de muitas legislações que examinam a registrabilidade de uma marca apenas com base em proibições absolutas, como por exemplo termos descritivos, de caráter genérico etc.

Ao final de 18 meses, o INPI enviará à secretaria Internacional (i) a notificação de recusa provisória ou total do pedido ou (ii) a declaração de concessão da proteção. Na hipótese de o INPI não enviar notificação de recusa à Secretaria Internacional no prazo de 18 meses, ocorrerá a concessão da proteção. Portanto, ao menos em tese existe a possibilidade de concessão da proteção por decurso de prazo.

A substituição e a transformação são mecanismos igualmente interessantes. No caso da substituição, o titular poderá solicitar a anotação da substituição do registro nacional pela inscrição internacional, desde todos os produtos e serviços listados no registro nacional estejam contidos na designação do Brasil e que o registro nacional esteja em vigor e seja anterior à designação do Brasil.

A hipótese de transformação ocorre quando o registro ou o pedido base for cancelado ou arquivado a pedido da Administração de Origem. Nesse caso, o titular poderá requerer ao INPI, no prazo de 3 (três) meses, que a designação seja transformada em um pedido ou registro nacional da mesma marca.

A resolução 248/19 - O registro de marca em sistema multiclasse

Essa pode ser considerada uma das mudanças mais significativas introduzidas em decorrência da adesão ao Protocolo de Madri. Ainda que o Brasil pudesse ter feito a opção pelo sistema multiclasse independentemente de tal adesão, fato é que isso ocorreu somente agora.

Considerando que o INPI, como já mencionado, realiza o exame de registrabilidade com base em proibições relativas, o exame propriamente dito não sofrerá alteração mesmo com a introdução do sistema multiclasse. Em suma, haverá um exame por classe, como se fossem pedidos distintos e como resultado disso são possíveis os seguintes cenários:

  • Deferimento, com abertura de prazo para pagamento das taxas de registro;
  • Indeferimento, quando a recusa ocorrer em todas as classes e
  • Deferimento parcial, se ficar caracterizada a incidência em proibição de registro em parte das classes, o que acarretará o sobrestamento do pedido como um todo.

Mesmo passando a vigorar a partir de 2 de outubro próximo, o peticionamento relativo ao registro de marca em sistema multiclasse somente será disponibilizado no Sistema e-INPI a partir de 9 março de 2020.

Agora que foram publicadas todas as resoluções relacionadas ao Protocolo de Madri, ficarão pendentes de peticionamento até 8 de março de 2020 o regime de cotitularidade e o sistema multiclasse.

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*Ana Lucia de Sousa Borda é sócia do escritório Dannemann Siemsen.

*Rafaela Borges Carneiro é sócia do escritório Dannemann Siemsen.

*Alvaro Loureiro é sócio do escritório Dannemann Siemsen.

*Rafael Atab é sócio do escritório Dannemann Siemsen.