Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019

ISSN 1983-392X

Perspectivas para o Direito de Marcas no Brasil perante a Alca

Vivian de Melo Silveira

A adesão à ALCA, com relação às marcas, não deve trazer grandes problemas de adaptação ao Brasil. O principal a ser analisado, quando das negociações finais, é a adesão do país ao Protocolo de Madri.

quarta-feira, 27 de novembro de 2002

Perspectivas para o Direito de Marcas no Brasil perante a Alca

Vivian de Melo Silveira*

1. - INTRODUÇÃO

A ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, visa integrar as economias das Américas em uma única área de livre comércio, onde não haverá barreiras ao comércio e ao investimento.

O processo ALCA iniciou-se em Miami, com a Primeira Reunião de Cúpula das Américas, em dezembro de 1994. As negociações para formação da ALCA deverão ser encerradas até janeiro de 2005, para implementação até dezembro deste mesmo ano.

São 34 (trinta e quatro) países integrantes da ALCA: Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Perú, República Dominicana, St. Kittis e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e as Grenadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.

Já foram realizadas 7 (sete) reuniões desde 1994. A primeira em Denver, EUA, em 1995. Depois em Cartagena, Colômbia, em 1996. A terceira reunião foi em Belo Horizonte, Brasil, em 1999. A quarta em São José, na Costa Rica, em 1998. A quinta em Toronto, Canadá, em 1999. A sexta em Buenos Aires, Argentina, em 2001. Por fim, a sétima reunião foi em Quito, Equador, em novembro de 2002.

2. - A ALCA E O PROTOCOLO DE MADRI

Conforme a minuta de acordo da ALCA proposta pelos EUA [Parte I, art. 5, item 5.4 (b)], um dos requisitos para o ingresso dos países nessa área de livre comércio é a adesão ao Protocolo de Madri, que deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) ano, a contar da data de entrada em vigor do acordo.

O Protocolo de Madri dispõe sobre um sistema internacional de registro de marcas, que permite que com um único pedido de registro, a partir de seu país de origem, o requerente possa obter o registro da marca de seu interesse em vários ou em todos os países signatários, conforme a opção apresentada quando do depósito do pedido de registro original.

O Protocolo de Madri seria uma versão atualizada e simplificada do Acordo de Madri, ainda em vigor, ao qual o Brasil aderiu em 1891, mas que foi denunciado em 1934, por ser considerado, na época, desfavorável aos interesses comerciais e industriais do país.

Atualmente, muito se discute acerca da necessidade ou interesse do Brasil em aderir ao Protocolo de Madri. Existem diversas opiniões a respeito e o assunto se apresenta, ainda, muito controverso. Alguns entendem que, mesmo sendo necessária a adesão, tendo em vista a exigência prevista no projeto da ALCA, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) estaria vivendo um sucateamento de suas instalações e serviços, o que não o permitiria atender à demanda adicional de exame de pedidos de registro. Isso o forçaria a "abandonar" os pedidos nacionais para se dedicar aos pedidos depositados pelo Protocolo, que teriam que ser decididos em 18 (dezoito) meses, conforme previsto em tal acordo (atualmente um pedido de registro de marca demora cerca de três anos e meio para ser examinado pelo INPI). Além disso, alguns agentes da propriedade industrial apresentam outros problemas na adesão ao Protocolo, como a possível redução da proteção jurídica assegurada pelo registro de marca e a quebra na isonomia entre as marcas nacionais (que continuariam sujeitas a um processo burocrático e moroso) e as marcas estrangeiras registradas no Brasil através do Protocolo.

Algumas empresas brasileiras exportadoras entendem que o Protocolo de Madri lhes trará vantagens, diminuindo o custo do registro de marcas, e o tempo para concessão do mesmo. Essa também é a opinião do INPI, que atuará em conjunto com a OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), única responsável pelo registro das marcas internacionais sob o Protocolo.

Não cabe, neste momento, uma análise aprofundada do Protocolo de Madri, mas vale dizer que a posição majoritária atual no Brasil é de que a adesão de nosso país ao Protocolo de Madri é inoportuna porém inevitável, até porque se aguardava a adesão dos EUA e ela ocorreu com a assinatura, pelo atual presidente George W. Bush, no dia 02/11/2002, da lei aprovada pelo congresso americano que permite a adesão dos EUA ao sistema de registro internacional de marcas regido pelo Protocolo.

Aliás, a discussão do acordo da ALCA é mais uma razão para a não adesão do Brasil ao Protocolo neste momento. Muitos entendem que o Brasil deveria utilizar a adesão do país como trunfo de negociação; só aderiríamos ao Protocolo se os outros países membros da ALCA fornecessem algo em troca. Essa seria uma arma forte e que deveria ser utilizada no momento das negociações da ALCA.

Enquanto isso, as empresas brasileiras e o próprio INPI devem se preparar para a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri e à ALCA.

3. - O CAPÍTULO DA MINUTA DO ACORDO DA ALCA REFERENTE AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Após a última reunião para negociação da ALCA, realizada em Quito, no início do mês de novembro deste ano, foi publicada uma segunda minuta do acordo da ALCA, fruto desta negociação.

Quando da publicação da primeira minuta, a sociedade civil foi solicitada a encaminhar sugestões e comentários acerca da ALCA. A ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual), analisou tal minuta e publicou, em Agosto deste ano, a Resolução nº 32 referente ao tratamento dado às marcas pelo acordo. A ABPI explicitou, ainda, seu entendimento de que é inoportuna a criação de mais um tratado internacional sobre Propriedade Intelectual.

O capítulo referente aos direitos de propriedade intelectual da segunda minuta apresenta, em alguns casos, diversas possibilidades para os diversos itens de cada artigo, devendo os interessados analisar a necessidade efetiva de cada alternativa e sugerir quais deveriam ser mantidas e quais poderiam ser descartadas. A Seção I do capítulo referente aos direitos de propriedade intelectual trata da proteção às marcas. Os artigos apresentados nesta Seção foram: (1) Matéria Objeto de Proteção, (2) Princípios, (3) Proibições, (4) Exaustão de Direitos, (5) Direitos Conferidos, (6) Marcas Notoriamente Conhecidas, (7) Exceções, (8) Duração da Proteção, (9) Requisito de Uso, (10) Outros Requisitos, (11) Licenças e Cessão, (12) Questões de Processo.

Se é que existe a necessidade de mais um acordo acerca de propriedade intelectual, este deve ser mantido o mais geral possível, com conceitos flexíveis, assim como o TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), que determina regras básicas gerais a serem seguidas pelos países membros da OMC (Organização Mundial do Comércio).

4. - AS PROPOSTAS DA ALCA PARA A LEGISLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Atualmente, a propriedade intelectual no Brasil é regida pela Lei 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), Lei 9609/98 (Lei de Software), Lei 9610/98 (Lei de Direitos Autorais), pela Convenção da União de Paris e pelo TRIPS, entre outros diplomas legais. A parte relativa às marcas é regida basicamente pela LPI, pela Convenção da União de Paris e pelo TRIPS. Na verdade, conforme mencionado anteriormente, o TRIPS determina regras mínimas básicas a serem seguidas pelos signatários no tocante à propriedade industrial. Nossa lei está em perfeita harmonia com as diretrizes do TRIPS.

Uma das novidades da minuta da ALCA está no art. 2. "Princípios", que determina de forma expressa que "cada Parte adotará o princípio de primeiro a depositar e a prioridade de registro será determinada pela data e hora da apresentação da respectiva solicitação." No Brasil, seguimos este princípio mas ele não estava previsto de forma expressa na nossa legislação. Desta forma, este artigo não deverá trazer problemas de adaptação para a LPI.

O art. 4, que trata da "Exaustão de Direitos", prevê 3 (três) propostas totalmente distintas acerca da exaustão. A primeira, prevê a exaustão internacional (hoje em dia já adotada pelos EUA), quando estabelece que o titular da marca não poderá "impedir que um terceiro comercialize um produto protegido por tal registro, após esse produto haver sido introduzido no circuito comercial em qualquer país pelo titular do direito ou por qualquer outra pessoa com o consentimento do titular ou a ele economicamente vinculada, em particular quando os produtos e os envases ou as embalagens estejam em contato direto com eles e não tenham sofrido qualquer modificação, alteração ou deterioração.". A segunda proposta é mais geral e, a rigor, em nada inova, pois estabelece que cada Parte poderá "determinar as condições, se houver, segundo as quais se aplicará a exaustão dos direitos relativos aos produtos introduzidos legitimamente no mercado pelo titular da marca ou com a autorização deste."

A terceira alternativa estabelece que cada Parte aplicará o princípio da exaustão regional de direitos (atualmente aplicado pela União Européia), ou seja, "o titular do direito intelectual não poderá impedir a livre comercialização de produtos legítimos, uma vez introduzidos licitamente no comércio em qualquer Parte, quer seja pelo próprio titular, quer seja por um licenciado ou qualquer terceiro autorizado para tanto, contanto que os produtos e os envases ou as embalagens que estiverem em contato imediato com tais produtos não tenham sofrido qualquer modificação ou alteração." Neste caso, cada Parte terá 2 (dois) anos para incorporar este princípio à sua legislação nacional, contados a partir da data de entrada em vigor do acordo.

Vale mencionar que o Brasil atualmente adota o princípio da exaustão nacional de direitos, o que significa dizer que ele proíbe a chamada importação paralela, ou seja, em nosso país o titular do registro de marca tem o direito de impedir que um terceiro comercialize um produto original com a marca protegida por tal registro, quando o produto for introduzido no mercado interno por pessoa não autorizada.

Outro ponto a ser mencionado, é o do "requisito de uso" da marca. Nesta parte da minuta, existem 3 (três) propostas: (i) na primeira, segue-se o disposto no art. 19 do TRIPS, que estabelece como de 3 (três) anos o tempo mínimo para que seja requerida a caducidade de um registro de marca; (ii) na segunda, este prazo seria de 5 (cinco) anos; em ambos os casos, contados da data da concessão do registro. A terceira alternativa é mais geral, não prevê prazos, e estabelece apenas que "cada Parte exigirá o uso da marca para manutenção de seu registro".

No Brasil, a LPI prevê em seu art. 143, que poderá ser requerida a caducidade caso o titular da marca interrompa o uso da mesma por mais de 5 (cinco) anos consecutivos.

O que os profissionais ligados à área de propriedade industrial têm entendido é que 5 (cinco) anos mostrou-se um prazo excessivamente longo. Três anos seriam suficientes. A sugestão é de que a ALCA estabeleça também o prazo de 3 (três) anos, alterando, assim, a nossa legislação.

Por fim, o artigo 12 relativo as "Questões de Processo" é um tanto básico e confuso ao determinar o processo administrativo de registro de marcas. A nossa LPI é mais expressa e já determina claramente tal processo (arts. 155 a 164), em consenso com os princípios do devido processo legal, publicidade, etc. Seria interessante adequar a minuta à nossa legislação já existente.

O art. 12.2 da minuta apresenta-se inexeqüível no Brasil atual ao determinar que cada Parte deverá dispor de um sistema de registro de marcas que incluirá notificações, por escrito, a serem emitidas ao solicitante, acerca das razões que fundamentam (i) a negação e (ii) o indeferimento definitivo do registro de uma marca, além de, "para cada decisão tomada nos casos de oposição e anulação, uma explicação por escrito das razões que fundamentam a decisão.".Entre nós, há décadas, a praxe é a publicação de despachos na Revista da Propriedade Industrial (RPI) do INPI, dando ciência a todos das decisões daquele Instituto, além de determinar desta forma, a data a partir da qual deverá correr o prazo para que o interessado se manifeste. Notificações diretas ao solicitante da marca seriam desejáveis (cumulativamente à publicação das decisões no órgão oficial do INPI), mas exigiriam enorme reaparelhamento daquele Instituto.

Devemos mencionar, ainda, que o art.12.3 prevê que "cada Parte se esforçará, na medida do possível, por proporcionar um sistema eletrônico de solicitação, processamento, registro e manutenção de marcas". Se entendermos esta previsão como apenas a necessidade de informatização dos escritórios de marcas locais, o Brasil já responderia a essa determinação (além de o INPI já estar informatizado, a sua RPI já é publicada em versão digital, além da versão em papel). Se entendermos como a possibilidade de os solicitantes ou titulares de marcas fazerem a "solicitação, o processamento, o registro e a manutenção" on line, o Brasil ainda não teria alcançado esse tipo de inovação tecnológica (que já ocorre nos EUA), o que deverá levar muitos anos ainda.

5. - CONCLUSÃO

Como podemos verificar, não são muitas as novidades apresentadas na minuta da ALCA no que tange às marcas. Muitas das alternativas ali propostas seguem as determinações (muitas vezes com texto idêntico) do TRIPS e da Convenção da União de Paris.

Portanto, a adesão à ALCA, com relação às marcas, não deve trazer grandes problemas de adaptação ao Brasil. O principal a ser analisado, quando das negociações finais, é a adesão do país ao Protocolo de Madri. Este sim trará grandes modificações no processo de registro das marcas, principalmente quanto aos pedidos, no Brasil, de registro de marcas estrangeiras.

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* associada de Pinheiro Neto Advogados, coordenada por Leila R. Vianna Gonçalves, integrantes da Área Empresarial no escritório do Rio de Janeiro.

* Artigo foi redigido meramente para fins de informação e debate, não devendo ser considerado uma opinião legal para qualquer operação ou negócio específico.

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