Marcas nominativas de produtora de etiquetas não são registráveis

Nº CNJ: 0814731-18.2008.4.02.5101

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES
APELANTE: PIMACO AUTOADESIVOS LTDA
ADVOGADO: LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTROS
APELADO: RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
ADVOGADO: NEWTON SILVEIRA E OUTROS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR: RICARDO LUIZ SICHEL
ORIGEM: DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200851018147315)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela empresa PIMACO AUTOADESIVOS LTDA., às fls. 426/446, em face da sentença proferida às fls. 418/425, pela MM. Juíza da 13ª Vara Federal/RJ, Dra. Marcia Maria Nunes de Barros, nos autos da ação ajuizada pela empresa RIO BRANCO COMÉRCO E INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. em face da apelante e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

A ação foi ajuizada pela empresa RIO BRANCO COMÉRCO E INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. objetivando a nulidade dos seguintes registros marcários (fls. 07/8):

821.446.320 (marca nominativa 6281), depositada em 02/3/1999;

821.446.339 (marca nominativa 6282), depositada em 02/3/1999;

821.446.312 (marca nominativa 6280), depositada em 02/3/1999;

825.702.640 (marca nominativa 6080), depositada em 16/7/2003;

825.702.658 (marca nominativa 6081), depositada em 16/7/2003;

825.720.834 (marca nominativa 6082), depositada em 18/7/2003;

825.720.826 (marca nominativa 6087), depositada em 18/7/2003;

825.727.561 (marca nominativa 6181), depositada em 22/7/2003;

825.727.570 (marca nominativa 6182), depositada em 22/7/2003;

825.727.588 (marca nominativa 6180), depositada em 22/7/2003.

Alternativamente, postulou a autora que seja declarado o direito de fazer uso dos códigos numéricos representados pelas marcas anulandas.

Para tanto, alegou a autora que, assim como a ré, produz etiquetas autoadesivas que são vendidas no mercado nacional, tendo a ré ajuizado uma ação na Comarca de São Paulo (fl. 21/45) em face da autora com o fim de que a mesma se abstenha de utilizar os códigos numéricos de suas etiquetas que foram registradas como marca pela ré.

Decisão à fl. 270 indeferindo a produção de prova pericial postulada pela empresa-autora, RIO BRANCO COMÉRCO E INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA., tendo sido objeto de agravo retido interposto às fls. 273/279.

Às fls. 418/425 foi proferida sentença, tendo o juiz a quo julgado procedente o pedido da autora, asseverando como acertada a conclusão constante do parecer de fls. 227/266, no sentido de que as marcas em análise refletem códigos numéricos de especificação de produtos e, portanto, não se prestam ao registro como marca. Entendeu a magistrada que os códigos numéricos são claramente descritivos, fato que se comprova à fl. 90, onde consta informação em todas as embalagens de etiqueta da empresa-ré, com a descrição de como é composto o código numérico, ressaltando, inclusive, que a designação utilizada foi como "código" e não como "marca".

O Juízo a quo entendeu, ainda, que não há como condenar o INPI nas verbas de sucumbência, visto que a controvérsia deduzida nos autos consiste em pretensões de empresas concorrentes, não podendo, desta forma imputar ao INPI o ajuizamento da demanda, mas exclusivamente às empresas autora e ré, especialmente em se tratando da Fazenda Pública, cuja eventual condenação importaria em prejuízos a todos os cidadãos.

A empresa PIMACO AUTOADESIVOS LTDA. apelou às fls. 426/446 sustentando, em síntese, que as marcas anulandas não descrevem as etiquetas autoadesivas fabricadas e comercializadas pela apelante, funcionando, na realidade, para identificar e distinguir seus produtos dos demais idênticos, de origem diversa, tendo sido esse o entendimento do perito judicial que atuou nos autos da ação que tramita na Justiça de São Paulo e que foi ajuizada pela ora apelante em face da apelada, objetivando a abstenção do uso de suas marcas por parte da apelada (fls. 60/117).

Aduz que os registros de sua titularidade são compostos por combinações numéricas dotadas de suficiente distintividade e se prestam a identificar os produtos e serviços que assinalam, razão pela qual são passíveis de registro no INPI, nos termos do art. 124, II da Lei 9.279/96. Afirma que criou as referidas expressões numéricas que compõe as suas marcas, constituindo marcas completamente fantasiosas, que não eram utilizadas para identificar etiquetas autoadesivas no Brasil até que a apelante adotasse o seu uso como marca.

Por fim, entende que o INPI também deve ser condenado nas verbas sucumbenciais, tendo em vista que atuou nos autos na qualidade de réu e que a presente ação visa à decretação da nulidade do ato administrativo de sua autoria.

Contra-razões da empresa RIO BRANCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. às fls. 450/460, argumentando, em resumo, que os registros marcários concedidos pelo INPI à apelante violam a função primordial da marca, que é distinguir o produto que assinala. Afirma que as expressões numéricas anulandas não assinalam as etiquetas autoadesivas, mas são vistas no mercado como identificadoras das características e qualidades dos produtos, sendo que nenhum consumidor adquire a etiqueta autoadesiva da apelante em razão dos seus códigos numéricos, mas sim dentre as opções de marcas existentes, tais como: "PIMACO", "AVERY" ou "MAXPRINT", etc.

Contrarrazões do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL às fls. 462/463 aduzindo que deve ser aplicado o caput do art. 475 do CPC, com o consequente reexame obrigatório da sentença.

Recebido regularmente o recurso, os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal que, às fls. 467/468, disse não ter interesse público que justifique a sua intervenção obrigatória no feito.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2011.

VOTO

Conheço do recurso de apelação interposto pela empresa PIMACO AUTOADESIVOS LTDA. eis que presentes os pressupostos processuais. Tendo em vista cuidar-se de hipótese de sentença proferida contra Autarquia, considero como feita, a remessa oficial, a teor do disposto no art. 475, I do CPC.

I- DO AGRAVO RETIDO (fls. 390/396):

Não conheço do agravo retido interposto pela empresa-apelada, RIO BRANCO COMÉRCO E INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA., às fls. 273/279, tendo em vista que não requereu expressamente em suas contrarrazões a apreciação do recurso, nos termos do artigo 523, § 1º do CPC.

II- DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA PIMACO AUTOADESIVOS LTDA. (fls. 426/446):

No presente caso, observa-se que as marcas anulandas são nominativas e formadas por números, consoante consulta em anexo efetuada no site do INPI e a seguir especificadas:

821.446.320 (marca nominativa 6281), depositada em 02/3/1999;

821.446.339 (marca nominativa 6282), depositada em 02/3/1999;

821.446.312 (marca nominativa 6280), depositada em 02/3/1999;

825.702.640 (marca nominativa 6080), depositada em 16/7/2003;

825.702.658 (marca nominativa 6081), depositada em 16/7/2003;

825.720.834 (marca nominativa 6082), depositada em 18/7/2003;

825.720.826 (marca nominativa 6087), depositada em 18/7/2003;

825.727.561 (marca nominativa 6181), depositada em 22/7/2003;

825.727.570 (marca nominativa 6182), depositada em 22/7/2003;

825.727.588 (marca nominativa 6180), depositada em 22/7/2003.

A questão em análise encontra solução no disposto no art. 124, II da Lei 9.279/96, in verbis:

"Não são registráveis como marca:

(...)

II- Letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

(...)"

Sobre a matéria sobreleva destacar o seguinte entendimento sobre o dispositivo supracitado, exposto quando do julgamento da Apelação Cível nº 2001.51.01.531300-3 (TRF/2ª Região - Primeira Turma Especializada - DJU de 15/5/2006 - Fls. 199/203 - Relator: JFC Márcia Helena Nunes):

"(...)

Dizer que a lei proíbe o registro de algarismos e extrair daí a conclusão de que a lei permitiria, a contrário senso, o registro de numerais como marca, é um processo de interpretação literal da lei que, como sabemos, é o que obtém os resultados mais pobres em termos de solução jurídica a controvérsias.

O legislador não tem como - e isso aprendemos nos bancos acadêmicos - prever todas as hipóteses de incidência legal. Por isso o brocardo segundo o qual in claris non cessat interpretatio. Cabe ao aplicador do direito a dicção da inteligência da lei.

A finalidade do legislador, ao subtrair da "possibilidade" dos registros marcários e, portanto, do "uso com exclusividade", de algarismos, letras etc, isoladamente, só pode ser a de que não sejam subtraídos do uso comum aqueles elementos que são necessários no trato diário, no uso comum, às pessoas em geral. Qual seria a finalidade de se excetuarem os algarismos unitários, e se permitirem dezenas, centenas, milhares? A lógica, a meu ver, depõe contra essa possibilidade.

(...)"

Assim, conclui-se que a ratio legis do inciso II do art. 124, da Lei 9.279/96 é no sentido de que não sejam subtraídos do uso comum elementos que são necessários no uso diário, não se restringindo tal raciocínio apenas ao uso de algarismos, mas também ao uso de números.

Portanto, em sendo as marcas da apelante nominativas e formadas por números conclui-se que as mesmas não são registráveis, na medida em que não são dotadas de distintividade, enquadrando-se na proibição legal estabelecida no inciso II do art. 124 da LPI. Permitir que a apelante tenha a exclusividade do registros da marcas nominativas formadas pelos números 6281, 6282, 6280, etc, significaria autorizar o monopólio de sinais formados por numerais que devem ser franqueados a todos.

Nessa linha de raciocínio é o seguinte comentário ao inciso II do art. 124 da LPI :

"O princípio informativo desta norma é impedir que alguém, em detrimento da comunidade, se aproprie de sinais que a sociedade convencionou serem representativos de idéias elementares à sua comunicação. Só quando o homem agrega a um sinal elementar um plus individualizante e, portanto, definidor de fonte fornecedora é que o registro se torna factível, não atentando contra direito sobre aquilo que constitui res communis omnium."

Desta forma, os números que compõe as marcas da apelada devem estar livres para serem utilizados por qualquer empresa na organização de seus produtos/serviços, seja na caracterização de etiquetas, preços, referências de roupas, alimentos, etc.

No que se refere à condenação do INPI nas verbas sucumbenciais, tendo em vista que a presente ação objetiva a nulidade do ato administrativo exarado pela Autarquia, é certo que é cabível a sua condenação nas custas e honorários advocatícios, nos termos do fundamento consolidado no julgamento da Apelação Cível nº 2002.51.01.523983-0 por esta Primeira Turma Especializada (DJU: 08.05.2006 - Fls. 1039/1041 - Relator: J.F.Conv. MÁRCIA HELENA NUNES).

Assim, resta cabível a condenação dos réus (PIMACO AUTOADESIVOS LTDA. e do INPI) nas custas e honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) pro rata.

Em suma, o provimento da apelação é parcial, pois a pretensão recursal de manutenção da validade das marcas está sendo rejeitada, mas em contrapartida acolhe-se o pedido de extensão da condenação da verba honorária ao INPI, conforme requerido pela PIMACO AUTOADESIVOS LTDA. no bojo das razões de recorrer.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO RETIDO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA considerada como feita.

Com o trânsito em julgado, baixem os autos na distribuição e remetam-se à Vara de origem.

É como voto.

VOTO

No presente caso, consoante o teor da fundamentação do voto escrito e das notas taquigráficas que ora determino a juntada, esta Primeira Turma Especializada, quando do julgamento da apelação cível nº 2008.51.01.814731-5 (em 13/12/2011), consolidou o entendimento no sentido de não acolher a pretensão recursal de manutenção da validade das marcas da empresa-apelante, PIMACO AUTOADESIVOS LTDA., porém, em contrapartida, acolheu o pedido de extensão da condenação da verba honorária ao INPI, conforme requerido pela apelante no bojo das suas razões de recorrer. Em relação ao agravo retido interposto às fls. 273/279 pela empresa RIO BRANCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA., esta Primeira Turma entendeu por não conhecer do mesmo, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Desta forma, suscito questão de ordem para que seja alterada a parte dispositiva do julgado para que passe a constar da seguinte forma:

"Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO RETIDO, DOU PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA considerada como feita."

Outrossim, destaque-se que seguem em anexo as peças (ementa e acórdão) que deverão ser consideradas para fins de publicação.

É como voto.

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO - REGISTRO DE MARCAS NOMINATIVAS FORMADAS POR NÚMEROS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 124, II DA LEI 9.279/96 - CONDENAÇÃO DO INPI EM CUSTAS E HONORÁRIOS - CABIMENTO .

1- Recurso no qual se discute a possibilidade de registro das seguintes marcas nominativas da apelante, formadas por números: 821.446.320 (marca 6281); 821.446.339 (marca 6282); 821.446.312 (marca 6280); 825.702.640 (marca 6080); 825.702.658 (marca 6081); 825.720.834 (marca 6082); 825.720.826 (marca 6087); 825.727.561 (marca 6181); 825.727.570 (marca 6182) e 825.727.588 (marca 6180);

2- A ratio legis do inciso II do art. 124, da Lei 9.279/96 é no sentido de que não sejam subtraídos do uso comum elementos que são necessários no uso diário, não se restringindo tal raciocínio apenas ao uso de algarismos, mas também ao uso de números;

3- Em sendo as marcas da apelante nominativas e formadas por números conclui-se que as mesmas não são registráveis, na medida em que não são dotadas de distintividade, enquadrando-se na proibição legal estabelecida no inciso II do art. 124 da LPI. Permitir que a apelante tenha a exclusividade do registros da marcas nominativas formadas pelos números 6281, 6282, 6280, etc, significaria autorizar o monopólio de sinais formados por numerais que devem ser franqueados a todos;

4- Tendo em vista que a ação objetiva a nulidade do ato administrativo exarado pela Autarquia, é certo que é cabível a sua condenação nas custas e honorários advocatícios;

5- Agravo retido não conhecido; apelação parcialmente provida e remessa necessária não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em não conhecer do agravo retido, dar provimento parcial à apelação interposta e negar provimento à remessa necessária, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2011.

ABEL GOMES

Desembargador Federal

Relator

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