Quarta-feira, 16 de outubro de 2019

ISSN 1983-392X

A face mais séria do apelido: relevante precedente que protege cognome de marca famosa

Yannick Schweizer e Caio Richa de Ribeiro

Merece destaque recente decisão proferida pela Justiça Federal Especializada do Rio de Janeiro, envolvendo imitação da marca “BMW”, corriqueira e carinhosamente abreviada como “BM”, tanto por consumidores quanto pelas próprias concessionárias.

segunda-feira, 16 de setembro de 2019

Como sabemos, não são raros os casos de marcas famosas que ganham apelidos, em fenômeno instaurado pelo público consumidor – ainda que posteriormente estimulado pelo próprio titular – soando como um verdadeiro termômetro de penetração e apelo social.

Tais apelidos, registrados ou não perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), têm o condão de, com o passar do tempo, tornarem-se altamente distintivos não apenas perante o público-alvo, mas também junto ao público em geral, agregando enorme valor à marca. Via de consequência, embora sejam capazes de atribuir maior popularização e viés propagandístico, carregam o ônus de tornar o sinal mais sujeito a reproduções e imitações no mercado– além de alvo mais corriqueiro de terceiros inescrupulosos, que enxergam uma “oportunidade de ouro” de associar sua imagem àquela da marca “apelidada”.

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Neste contexto, merece destaque recente decisão proferida pela Justiça Federal Especializada do Rio de Janeiro, envolvendo imitação da marca “BMW”, corriqueira e carinhosamente abreviada como “BM”, tanto por consumidores quanto pelas próprias concessionárias. Após o INPI ter concedido registro para a marca mista “EuroBM”, para identificar serviços de assistência em veículos, e sendo infrutíferas as tentativas de resolver o imbróglio amigavelmente, o Grupo BMW ajuizou ação visando não somente a nulidade do registro espúrio, mas também a retirada do sinal infrator do mercado.

A tese encampada foi de que as marcas violadas são popularmente conhecidas pelo acrônimo “BM”, porém em manifesta referência a “BMW”. O caso concreto reuniu vultosos extratos de websites com grande circulação de internautas, como fóruns de discussões automotivas, o Instagram e o Mercado Livre, além de declarações e demais provas atestando tal status.

O caso, não se nega, continha outros elementos que demonstravam a má-fé do titular do registo, como a utilização de “Euro”, como prefixo, remetendo a uma suposta origem europeia, e o uso de parte figurativa bastante similar ao famoso círculo da BMW.

Porém, ao julgar pela procedência integral, fato é que o juiz Federal reconheceu expressamente que a simples evocação do sinal “BM” neste segmento de mercado remetia, indubitavelmente, à marca “BMW”. Verificou até mesmo que “a Associação Brasileira das Concessionárias BMW (“ABBM”), que reúne revendedoras oficiais da marca das autoras, não contém, em seu acrônimo, a letra “W” no final”.

Diante deste cenário, o juiz considerou que a coexistência dos sinais “EuroBM” e “BMW” no mercado era suscetível de levar os consumidores a confusão ou associação e, portanto, decretou a nulidade do registro para a marca “EuroBM”, além de determinar a imediata cessação de seu uso, sob pena de multa diária de cinco mil reais (R$ 5.000,00).

Além de infração marcária propriamente dita, o juiz destacou que a conduta do titular do registro “EUROBM” prejudicava o direito da autora de zelar por uma imagem única, ou seja, pela integridade de seus sinais – incluindo o apelido – junto ao público consumidor, afetando indiretamente a estratégia de manutenção da distintividade de um ativo de propriedade industrial tão importante. Ou seja, a sentença também se destaca por ter reconhecido e aplicado a teoria da diluição (Art. 130 da LPI).

A sentença transitou em julgado no dia 9/8/19, estando apta a ser executada.

Vale salientar que esse entendimento não é novo, e na verdade já foi objeto de discussões envolvendo as marcas “BMW”, inclusive em ação de infração contra o uso do sinal “BMPOWER”. Neste contexto, o juiz considerou como notório o fato de que a utilização da sigla “BM”, seguida de qualquer nome, tinha o claro potencial de violar a marca “BMW”.

De qualquer forma, a recente decisão representa um passo firme e arrojado na proteção de apelidos de marcas famosas, além de nortear a conclusão de que esse tipo de sinal representa fortíssimo ativo dentro do patrimônio intelectual de uma empresa – restando mais do que justificadas medidas rigorosas visando a sua defesa no mercado.

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*Yannick Schweizer é advogado do escritório Dannemann Siemsen.

*Caio Richa de Ribeiro é advogado do escritório Dannemann Siemsen.