Marca sem registro: O risco de crescer sobre um ativo desprotegido

É comum que uma empresa passe anos utilizando uma marca sem jamais ter formalizado sua proteção perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O negócio cresce, o faturamento aumenta, novos clientes chegam, contratos são firmados e investimentos são realizados em publicidade e comunicação. A marca passa a ser reconhecida pelo mercado e, aos olhos do empresário, parece estar plenamente consolidada.

Mas existe uma diferença importante entre uma marca estar consolidada no mercado e estar juridicamente protegida.

CNPJ, nome empresarial, domínio de internet e perfis em redes sociais não substituem o registro de marca. Esses elementos podem comprovar a existência e a atuação de uma empresa, mas não conferem, por si sós, o direito de exclusividade sobre o sinal perante o sistema marcário.

Essa distinção já seria suficiente para acender um alerta. Mas há uma questão ainda mais relevante: quanto maior o negócio, maior pode ser o impacto econômico de descobrir tardiamente que a marca não está protegida. Uma marca pode estar consolidada e, ainda assim, desprotegida

A operação cotidiana pode transmitir uma falsa sensação de segurança. Uma empresa pode possuir faturamento consistente, contratos vigentes com fornecedores, distribuidores e parceiros, campanhas de tráfego pago em andamento e uma presença consolidada em marketplaces, com histórico de vendas e avaliações associadas à marca.

Tudo isso demonstra que existe um negócio real por trás daquele nome. Não significa, porém, que o sinal esteja juridicamente assegurado. Esses elementos, isoladamente, não impedem que um terceiro deposite ou obtenha o registro de uma marca idêntica ou semelhante perante o INPI, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por isso, uma empresa pode permanecer anos operando normalmente sem enfrentar qualquer questionamento e, posteriormente, deparar-se com uma notificação extrajudicial ou uma decisão administrativa ou judicial capaz de alterar significativamente o cenário.

O risco, portanto, não está necessariamente na operação que já existe. Está na possibilidade de todo o patrimônio comercial construído em torno daquele nome estar apoiado sobre uma proteção jurídica que nunca foi efetivamente consolidada.

Dados atribuídos ao INPI e reproduzidos por fonte especializada indicam que aproximadamente 89% dos indeferimentos de pedidos de registro de marca teriam como fundamento a existência de marca de terceiro anteriormente registrada. Ainda que esse dado deva ser interpretado dentro do contexto das estatísticas e critérios do próprio INPI, ele reforça uma questão essencial: a análise de anterioridade não deve ser tratada como uma formalidade posterior ao investimento, mas como parte do planejamento da própria marca.

O risco aumenta a cada novo investimento

À medida que a empresa investe na construção e no fortalecimento de uma marca, aumenta também o valor econômico associado a esse sinal. Publicidade, relacionamento com clientes, presença digital, embalagens, materiais de divulgação e expansão comercial contribuem para criar reconhecimento e reputação no mercado.

Por isso, quanto mais consolidada estiver a marca, maior poderá ser o impacto de um eventual conflito que obrigue a empresa a rever sua utilização.

O problema não está apenas na possibilidade de interromper o uso de determinado nome. Uma mudança de marca depois de anos de operação pode exigir a reconstrução de uma identidade que levou tempo e recursos para ser estabelecida, com impactos sobre campanhas publicitárias, embalagens, materiais comerciais, contratos, canais digitais e comunicação com clientes.

Além dos custos diretamente envolvidos nessa transição, existe ainda a perda do reconhecimento construído ao longo dos anos. O investimento realizado para tornar a marca conhecida pelo público não é automaticamente transferido para um novo sinal.

É justamente por isso que a ausência de proteção jurídica se torna mais relevante à medida que o negócio cresce: a empresa passa a investir cada vez mais em um ativo cuja segurança jurídica ainda não foi devidamente assegurada.

O problema se torna ainda mais sensível quando a empresa decide:

• Abrir uma nova unidade ou ponto de venda utilizando a mesma marca;
• Firmar uma parceria comercial ou contrato de representação;
• Ampliar os investimentos em publicidade e tráfego pago;
• Ingressar em novos estados ou canais de venda;
• Estruturar um modelo de franquia;
• Buscar investidores ou novos sócios.

Cada uma dessas decisões amplia o valor econômico associado à marca. Se a titularidade ainda não estiver adequadamente estruturada, a empresa pode estar, na prática, aumentando seus investimentos em um ativo cuja segurança jurídica permanece incerta.

O momento mais delicado pode ser justamente o crescimento

O paradoxo é que a ausência de registro pode passar despercebida durante os primeiros anos de uma empresa e se tornar um problema justamente quando o negócio alcança um novo estágio de maturidade.

Imagine uma empresa que utiliza determinada marca há anos e decide, depois de consolidar sua operação, abrir novas unidades, estruturar uma franquia ou buscar um parceiro estratégico.

Nesse momento, a propriedade intelectual deixa de ser uma questão exclusivamente interna. Um potencial franqueado pode solicitar informações sobre a situação da marca. Um investidor pode incluir a propriedade intelectual no processo de due diligence. Um parceiro comercial pode exigir comprovação da titularidade. E uma pesquisa de anterioridade realizada apenas nesse estágio pode revelar a existência de um registro ou pedido de terceiro potencialmente conflitante.

O que durante anos parecia não representar qualquer problema passa, então, a interferir diretamente na estratégia de crescimento. É por isso que o registro de marca não deve ser encarado apenas como uma providência para empresas que estão começando.

Para quem já está no mercado, a pergunta é ainda mais importante: quanto do negócio já foi construído em torno de uma marca que ainda não está protegida?

Regularizar não significa necessariamente começar do zero

A situação de uma empresa que já utiliza determinada marca não é necessariamente igual à de quem está escolhendo um nome novo.

A lei da propriedade industrial prevê, no art. 129, §1º, o chamado direito de precedência ao registro. O dispositivo assegura esse direito ao usuário de boa-fé que, na data do depósito ou da prioridade de pedido de registro realizado por terceiro, já utilizava, no Brasil, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Trata-se de uma previsão relevante para empresas que já utilizam uma marca sem registro. Mas é importante compreender corretamente seu alcance.

A existência de uso anterior não significa, automaticamente, que a empresa obterá o registro. O direito de precedência depende do preenchimento dos requisitos legais e da adequada demonstração do uso anterior, além da análise do caso concreto e da eventual existência de outros impedimentos ao registro.

Por isso, o histórico de utilização da marca pode assumir papel importante em uma estratégia de defesa, desde que seja possível demonstrá-lo documentalmente.

Notas fiscais, contratos, materiais publicitários, embalagens, documentos comerciais, campanhas e outros registros datados podem ajudar a demonstrar quando e de que forma a marca passou a ser utilizada.

Quanto mais organizada estiver essa documentação, maior será a capacidade da empresa de reconstruir sua trajetória de uso e avaliar as medidas jurídicas adequadas.

O que fazer quando a empresa já está operando sem registro?

O primeiro passo não deve ser simplesmente protocolar um pedido de registro. Antes disso, é necessário compreender qual é a situação jurídica da marca.

Uma pesquisa de anterioridade pode identificar registros e pedidos potencialmente conflitantes e permitir uma avaliação mais realista sobre a viabilidade da proteção. Também é importante reunir documentos que comprovem o uso anterior da marca e analisar a extensão desse uso, especialmente quando houver possibilidade de discussão envolvendo direito de precedência.

A partir dessa análise, algumas medidas podem ser avaliadas:

• Reunir e organizar as provas de uso anteriores a eventual pedido conflitante;
• Realizar pesquisa de anterioridade para identificar registros e pedidos que possam representar obstáculos;
• Avaliar o grau de risco jurídico associado ao sinal utilizado;
• Verificar se a marca utilizada corresponde efetivamente às atividades e aos produtos ou serviços que a empresa pretende proteger;
• Protocolar o pedido de registro, quando juridicamente recomendável;
• Avaliar estratégias alternativas caso seja identificado um conflito relevante.

A ordem dessas providências é importante porque registrar sem analisar o cenário anterior pode significar apenas formalizar um problema que já existia.

Crescer com segurança exige olhar para o patrimônio que já foi construído

A ausência de registro raramente impede uma empresa de operar no curto prazo. O problema costuma aparecer quando o negócio precisa dar um passo além da operação cotidiana.

É quando surge a necessidade de crescer, atrair investidores, abrir novas unidades, estruturar uma franquia, firmar parcerias ou ingressar em novos mercados que a segurança jurídica da marca passa a ter impacto direto sobre as decisões empresariais.

Por isso, para a pequena e média empresa que já está no mercado sem registro, a orientação não deve se limitar ao conhecido “registre sua marca desde o início”.

A questão é outra: Se a marca já está em uso, quanto antes a empresa compreender e tratar a situação jurídica desse ativo, menor tende a ser sua exposição aos riscos e maior será sua capacidade de planejar o próximo passo.

Uma marca pode estar rodando há anos. Pode ter clientes, faturamento, reputação e reconhecimento. Pode estar presente nas redes sociais, nos marketplaces, nas campanhas de publicidade e nos contratos comerciais. Mas o crescimento econômico de uma marca não substitui sua proteção jurídica.

A empresa pode ter levado anos para construir o valor de uma marca. O registro é uma das ferramentas que permite proteger esse valor e criar bases mais seguras para continuar crescendo.

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BRASIL. nº 9.279, de 14 de maio de 1996. da Propriedade Industrial.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. Manual de Marcas – Exame substantivo.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. Perguntas Frequentes – Marcas.

NDM Advogados. Guia da Oposição 2.0 do INPI.