Detentora da marca "Vogue" consegue no TRF anulação de marca de concorrente

 

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Detentora da marca "Vogue" consegue no TRF anulação de marca de concorrente

 

A 1ª Turma Especializada do TRT 2ª Região, por unanimidade, manteve decisão da 18ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que decretou a anulação do registro da marca "Vogue" no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual - INPI, da Editora Vogue Ltda, empresa localizada em São Paulo, que publica impressos com moldes de papel, treinamentos de costura e comercializa fitas de áudio e vídeo relacionados à costura. O pedido de anulação foi ajuizado, através de ação ordinária, pela editora americana Advance Magazine Publishers Inc., proprietária da marca e responsável pelas publicações de moda "Vogue", "Casa Vogue", "Homem Vogue" e "Vogue Brasil". A decisão do TRF se deu através de remessa de ofício e apelações apresentadas pelo INPI e pela editora brasileira contra a sentença da 1a Instância que julgou procedente ação ordinária que visava à decretação de nulidade de registro da referida marca ao argumento "da sua colidência com marca de registro anterior e notória".

 

Inicialmente, a empresa Advance Magazine Publishers Inc., sediada em Nova Iorque, ajuizou ação ordinária na Justiça Federal do Rio contra o INPI e a Editora Vogue, visando a decretação de nulidade dos registros da marca "Vogue" referente à publicação de livros, álbuns, moldes de papel e impressos em geral, além da distribuição de fitas de áudio e vídeo com métodos gravados de costura. Além disso, solicitou a suspensão do pedido de registro feito pela ré que distinguiria produtos da classe referente à serviços de agenciamento, treinamento e fornecimento de mão-de-obra em geral. Em suas argumentações, a autora alegou que a referida marca já era de sua titularidade e se caracterizava pela notoriedade no mercado internacional e no Brasil, onde haviam sido feitos registros, já existentes ao tempo dos depósitos dos registros impugnados.

 

Já o INPI, apresentou contestação, admitindo a procedência da ação, exceto quanto ao pedido de suspensão do registro que trata dos serviços de agenciamento, treinamento e fornecimento de mão-de-obra em geral, por ser, segundo o Instituto, "dirigido a segmento mercadológico distinto". Quanto à Editora Vogue, de acordo com os autos, contestou o pleito da Advance Magazine, argumentando "prescrição da ação e distintividade dos segmentos mercadológicos a que se destinam". Além disso, questionou a alegada notoriedade da marca da autora, sustentando a tese de que "o próprio vice-presidente daquela empresa dizia, em suas declarações, que seu produto destinava-se às classes A e B".

 

No entanto, o Juízo de 1o Grau proferiu sentença, afastando a argüição de prescrição ao argumento de que os registros da Editora Vogue Ltda teriam sido feitos de má fé, e concluindo pela procedência do pleito autoral, acolhendo a tese de notoriedade da marca da autora para declarar a nulidade de todos os registros impugnados através da referida ação. A partir daí, o INPI apelou ao TRF, solicitando a reforma da sentença somente no tocante a sua condenação referente ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que "o registro anulando se efetivou por culpa da autora, que não compareceu em sede administrativa para impugná-los". Já a Editora Vogue, de acordo com os autos, reiterou, em síntese, os mesmos argumentos apresentados na ação inicial.

 

Para a relatora do caso, juíza federal Convocada Márcia Helena Nunes, antes de mais nada, "é de se confirmar o afastamento da prescrição tendo em vista que, em face da especialidade do segmento mercadológico em que a Editora Vogue atua, não era suposto que desconhecesse a marca de outra, notoriamente conhecida". Portanto, de acordo com a magistrada, "ao publicar revista direcionada ao público de moda com o mesmo nome "Vogue", revela evidente má fé no registro". Em suma - ressaltou a relatora do caso -, "não podem coexistir no mercado duas revistas direcionadas ao mundo da moda, seja através de moldes, seja através de modelos fotográficos, com o mesmo nome". Ainda em sua decisão, o Tribunal estendeu a nulidade do registro da marca a todos os produtos da ré (treinamento de costura, fitas de áudio e vídeo relacionados à costura, etc.), "visto sua evidente colidência com as revistas de moda da autora".

 

Já em relação à apelação do INPI, a 1ª Turma Especializada entende que o Instituto não tem razão quanto à pretendida isenção de pagamento da verba honorária: "o fato de que não tinha sistema eficiente de cruzamento de classes para verificação de suas afinidades só lhe agrava a responsabilidade sobre a nulidade reconhecida".

 

Por fim, o Tribunal modificou a sentença do Juízo de 1o Grau, somente em relação à decisão que anulou o registro feito pela Ré referente a produtos relacionados a serviços de agenciamento, treinamento e fornecimento de mão-de-obra em geral: "Ainda que decorridos 5 (cinco) anos desde a data do ajuizamento e a data da sentença, não pode o juiz dar mais na sentença do que o pleiteado na inicial, sobretudo quando o decurso do tempo não subtrai, em nenhum momento, a efetividade do eventual direito da autora", completou a relatora, que deferiu, até o trânsito e julgado, a suspensão do pedido de registro, conforme solicitado pela empresa Advance Magazine, "cujo resultado deverá ser apreciado em sede administrativa".

 

Proc.: 1997.51.01.001439-9

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