AC Marcas analisa fatores que determinam o valor jurídico de uma marca

Em investimentos, aquisições, franquias e licenciamentos, o valor de uma marca depende da consistência do direito que a sustenta. Titularidade, escopo de proteção, uso, contratos e disputas entram na análise antes que o ativo seja incorporado ao preço da operação.

Reconhecimento de mercado não substitui verificabilidade jurídica

A marca reúne reputação, diferenciação e capacidade de influenciar escolhas. Em uma transação empresarial, entretanto, esses atributos não são analisados de forma abstrata, aponta especialistas do AC Marcas, serviço da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). A due diligence procura responder se o comprador, investidor ou parceiro receberá um direito exclusivo, transferível e defensável, compatível com a atividade que gera receita.

A lei da propriedade industrial estabelece, no art. 129, que a propriedade da marca nasce com o registro validamente expedido pelo INPI, ressalvado o direito de precedência do usuário de boa-fé nas condições previstas pela própria lei. O certificado, portanto, é o ponto de partida da análise - não o encerramento.

Uma carteira formalmente registrada ainda exige a verificação de:

• Titularidade: Titular atual e cadeia de transferências;
• Vigência: Prazo dos registros e regularidade das prorrogações;
• Escopo: Classes e especificações de produtos ou serviços;
• Contencioso: Pedidos pendentes, oposições, nulidades e ações judiciais;
• Exploração: Limitações, ônus e provas de uso.

A ausência de coerência entre registro e operação reduz a previsibilidade jurídica do ativo.

A cadeia de titularidade interfere diretamente na eficácia do direito

A lei 9.279/1996 autoriza a cessão de pedidos e registros e determina que o INPI anote a transferência, as limitações e os ônus incidentes sobre o ativo. Nos termos do art. 137, essas anotações produzem efeitos perante terceiros a partir da publicação.

O STJ aplicou essa regra no REsp 1.761.023/SP. No caso, a cessão de uma marca não havia sido anotada e publicada no INPI. A transferência foi considerada ineficaz em relação a terceiros, e o registro permaneceu sujeito à penhora em execução promovida contra o antigo titular.

O precedente mostra por que um contrato arquivado internamente não resolve, sozinho, a cadeia dominial. Em operações societárias, a divergência entre o titular constante do INPI e a empresa que explora economicamente a marca gera exigências de regularização, condições precedentes, retenções de preço e cláusulas específicas de indenização.

O escopo do registro precisa acompanhar a fonte de receita

A proteção marcária é delimitada pelos produtos e serviços indicados no processo, sem se resumir ao número da classe. A lei da propriedade industrial impede a reprodução ou imitação de marca anterior quando o sinal identifica produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e cria risco de confusão ou associação.

Por isso, a due diligence compara o portfólio registrado com a operação real. Para os especialistas, uma empresa que expandiu para novas linhas, canais digitais ou modelos de assinatura sem atualizar sua estratégia marcária apresenta uma lacuna entre o ativo jurídico e a atividade econômica. O mesmo ocorre quando a marca principal está protegida, mas submarcas, nomes de produtos, slogans ou identidades usadas na geração de receita permanecem fora do portfólio.

Também entram na análise acordos de coexistência, autorizações de uso, franquias, licenças e contratos de distribuição. O art. 130 da lei assegura ao titular o direito de ceder o registro, licenciar o uso e zelar pela integridade material ou reputação da marca.

Para que esses direitos sustentem receitas futuras, os contratos precisam definir:

• Escopo e exclusividade: Quais sinais, produtos, serviços e canais estão abrangidos;
• Território e prazo: Onde e por quanto tempo o uso está autorizado;
• Controle de qualidade: Padrões, auditorias e mecanismos de supervisão;
• Defesa do ativo: Poderes de atuação e responsabilidade por infrações.

Uso e manutenção completam a qualidade do ativo

O registro vigora por dez anos e admite prorrogações sucessivas, conforme o art. 133. A manutenção formal, contudo, não esgota a análise. Após cinco anos da concessão, a falta de uso ou a interrupção prolongada expõe o registro ao procedimento de caducidade, nos termos dos arts. 143 e 144.

Uma carteira extensa, mas sem provas organizadas de uso, não equivale automaticamente a uma carteira sólida. Notas fiscais, embalagens, publicidade, páginas de venda, contratos e materiais datados ajudam a demonstrar a exploração efetiva nos produtos e serviços protegidos.

A qualidade do ativo resulta da combinação entre exclusividade, aderência ao negócio e capacidade de manutenção. Registros excessivamente estreitos deixam atividades relevantes descobertas; registros sem uso acumulam custo e vulnerabilidade; titularidades fragmentadas dificultam transferências e defesa coordenada.

Valuation exige distinguir força comercial de qualidade jurídica

De acordo com o escritório de marcas e patentes, o valor econômico de uma marca nasce no mercado, mas a segurança desse valor depende da arquitetura jurídica que permite explorá-lo. A due diligence não busca apenas confirmar a existência de certificados: ela mede a distância entre o reconhecimento conquistado e o direito efetivamente transferível.

Quanto maior essa distância, maior a incerteza sobre receitas, expansão e defesa concorrencial. A marca forte, para fins de valuation, é aquela cuja reputação encontra correspondência em titularidade regular, escopo adequado, contratos coerentes, uso comprovável e capacidade real de exclusão de terceiros.