Em um mercado cada vez mais competitivo, a identidade visual de uma empresa tornou-se um ativo de grande importância. Muito além da marca registrada, consumidores frequentemente associam determinado estabelecimento à decoração, ao uniforme dos funcionários, ao layout do ambiente, à apresentação dos produtos, às embalagens e até mesmo ao padrão de comunicação utilizado nas redes sociais.
Em mercados altamente competitivos, a diferenciação deixou de estar concentrada apenas na qualidade do produto ou do serviço. A experiência do consumidor passou a representar importante fator competitivo, fazendo com que a identidade visual empresarial se tornasse um dos principais ativos intangíveis de diversos negócios.
Como consequência desse cenário, é cada vez mais comum que empreendedores concorrentes busquem reproduzir a aparência de negócios consolidados, na tentativa de aproveitar a reputação já construída. Surge, então, uma importante discussão jurídica: até que ponto a inspiração é permitida e parte de um contexto de concorrência no livre mercado e quando ela passa a configurar concorrência desleal?
É nesse contexto que ganha relevância o chamado trade dress, instituto cuja proteção foi construída pela doutrina e consolidada pela jurisprudência brasileira como mecanismo destinado à tutela da identidade visual empresarial, mesmo sem previsão expressa na lei da propriedade industrial.
Sob a perspectiva empresarial, a proteção do trade dress representa importante instrumento para preservar investimentos realizados na construção da reputação da marca, evitar o desvio de clientela e assegurar condições equitativas de concorrência no mercado.
Embora o tema seja frequentemente associado às grandes empresas, sua aplicação é relevante para pequenos e médios empresários, especialmente nos setores de alimentação, varejo, franquias, estética, hotelaria e prestação de serviços, onde a experiência do consumidor representa um dos fatores decisivos para a fidelização da clientela.
O que é o trade dress?
A expressão trade dress pode ser traduzida como conjunto-imagem.
Enquanto a marca protege um sinal distintivo específico, como um nome, logotipo ou símbolo, o trade dress protege o conjunto de elementos visuais que, reunidos, permitem ao consumidor identificar a origem empresarial de determinado produto ou serviço.
Esse conjunto pode compreender diversos elementos, tais como a arquitetura do estabelecimento, fachada, decoração, uniformes, embalagens, apresentação dos produtos, cardápios, identidade gráfica, materiais publicitários, padrão visual das redes sociais, dentre outros que caracterizem esse conjunto-imagem.
Individualmente, muitos desses elementos podem não possuir qualquer originalidade jurídica, ou podem ser típicos daquele ramo específico. Entretanto, quando considerados em conjunto, podem formar uma identidade própria, capaz de distinguir determinado empreendimento dos seus concorrentes. É essa percepção global do consumidor que o Direito procura proteger.
Tome-se como exemplo uma rede de cafeterias cuja experiência de consumo seja construída a partir de uma combinação específica de arquitetura, iluminação, mobiliário, identidade gráfica, embalagens, uniformes e comunicação visual. A reprodução sistemática desse conjunto por concorrente pode gerar associação indevida perante os consumidores e caracterizar hipótese de concorrência desleal.
Existe proteção legal no Brasil?
Ao contrário da marca registrada, o trade dress não possui disciplina específica na lei 9.279/1996 - lei da propriedade industrial. Sua proteção decorre, principalmente, das normas que reprimem a concorrência desleal, especialmente do artigo 195, inciso III1, que prevê como ilícito o uso de meio fraudulento para desviar clientela.
A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a configuração do trade dress depende da análise do conjunto-imagem e da verificação do efetivo risco de confusão ou associação indevida perante o consumidor, sempre à luz das circunstâncias concretas de cada caso, a exemplo dos julgados:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO DE EXPRESSÃO E DE IDEIA, PELA UTILIZAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO, DOS DIZERES DO BROCHE "TÔ / NUM TÔ". RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/15 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "nos termos dos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC de 2015 e da súmula 182 do STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (AgInt
1 Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
(...)
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
no AREsp 903.181/MG, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, julgado em 18/4/17, DJe de 27/4/17).
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
3. Na espécie, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para concluir que o consumidor, ao se deparar com o uso da expressão "TÔ NUM TÔ" pelas recorridas, associará automaticamente com a marca registrada pelo recorrente, causando confusão/associação entre os produtos, bem como para reconhecer que as marcas são concorrentes diretas no mercado de consumo, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, aplicando-se a súmula 7/STJ.
4. A "análise da potencial confusão do público alvo (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados [....], revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o trade dress (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros" (REsp 1.336.164/SP, relator ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, quarta turma, julgado em 7/11/19, DJe de 19/12/19).
5. Na hipótese, ainda que haja alguma semelhança entre as marcas, não há falar em colidência diante da impossibilidade de causar qualquer dúvida ou confusão ao consumidor. Confrontando-se o trade dress das marcas, não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo, diante da constatação de evidente distinção entre os produtos, conforme concluiu a instância de origem, in verbis: "os referidos adesivos em nada se assemelham aos broches trazidos na inicial, nem na cor, nem no formato, nem nas letras utilizadas. Tampouco há carinhas felizes ou tristes nos adesivos".
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.548.195/SP, relator ministro Raul Araújo, quarta turma, julgado em 10/6/24, DJe de 27/6/24.)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DAS MARCAS ECOPISO E ECOFLOOR. COLIDÊNCIA COM AS MARCAS EUCAPISO E EUCAFLOOR. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DOS PRODUTOS PELOS CONSUMIDORES. MARCAS FRACAS. EXCLUSIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Esta Corte já decidiu que: "para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (lei 9.279/96 - art. 124, XIX); afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas" (REsp 949.514/RJ, relator ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, terceira turma, DJ de 22/10/07).
2. A "análise da potencial confusão do público alvo (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados [....], revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o trade dress (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros" (REsp 1.336.164/SP, relator ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, quarta turma, julgado em 7/11/19, DJe de 19/12/19.)
3. Na hipótese, ainda que haja alguma semelhança fonética e de grafia, tais expressões apresentam significados distintos, passando uma ideia mercadológica diversa, além de possuírem logomarcas muito diferentes, não havendo falar em colidência de marcas diante da impossibilidade de causar qualquer dúvida ou confusão ao consumidor.
Confrontando-se o trade dress das marcas, não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo, diante da constatação de evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar que EUCAPISO e EUCAFLOOR utilizam como elemento marcário preponderante a expressão "EUCA", nomeando os mais variados produtos de sua razão social como "EUCATOL", "EUCAPISO", "EUCAFORM", "EUCAFIX", "EUCAPLAC UV", "EUCADOOR", "EUCAFORM".
4. Além disso, está-se diante de marcas fracas ou evocativas. As marcas ECOPISO e ECOFLOOR valem-se de expressões comuns ou genéricas - ECO, PISO e FLOOR - e, apesar de a sua junção poder trazer um conjunto inédito protegido, ainda assim devem ser tidas como marcas fracas, sugestivas ou evocativas, pois apresentam baixo grau de distintividade e, por conseguinte, não devem conferir exclusividade no registro ou, ao menos, devem ter a sua exclusividade mitigada, podendo ser utilizadas por outras marcas semelhantes ou afins que almejem retratar pisos com um viés de sustentabilidade.
5. Assim, é possível a convivência das marcas ECOPISO e ECOFLOOR com as marcas EUCAPISO e EUCAFLOOR, pois são suficientemente distintas, não se constatando potencial confusão dos produtos no mercado de consumo.
6. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a nulidade da decisão do INPI que cancelou o registro das marcas ECOPISO e ECOFLOOR.
(AgInt nos EDcl no REsp 1.495.899/PR, relator ministro Raul Araújo, quarta turma, julgado em 17/10/23, DJe de 3/11/23.)
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE trade dress. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. USO INDEVIDO RECONHECIDO. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDAS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA EXORBITÂNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/7/10. Recurso especial interposto em 15/3/19 e encaminhado à relatora em 30/10/19.
2. O propósito recursal é definir se a utilização da embalagem do medicamento POSDRINK, pela recorrente, viola o trade dress do fármaco ENGOV, fabricado pela recorrida.
3. A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. 4. As premissas fáticas assentadas pelos juízos de origem autorizam a conclusão de que a embalagem do medicamento fabricado pela recorrente (POSDRINK) viola o conjunto-imagem daquele produzido pela recorrida (ENGOV). Os produtos competem no mesmo segmento específico de mercado, a comercialização do fármaco da recorrida é anterior ao momento em que o recorrente passou a fazer uso da embalagem impugnada e a forma de sua apresentação é bastante reconhecida pelo público consumidor. Os elementos que imitam a embalagem da recorrida não estão dispostos em virtude de exigências relacionadas à técnica ou à funcionalidade do produto fabricado pela parte adversa.
5. Não se trata de simples utilização de cores semelhantes, mas de imitação de todo o aspecto visual (original e distintivo) da embalagem criada pela recorrida.
6. A aposição das respectivas marcas nos produtos não é suficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do trade dress, mormente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas sim na imitação de elementos (tamanho, formas, cores, disposição) que compõem a percepção visual do invólucro do medicamento, que goza de tutela jurídica autônoma.
7. O fato de o ENGOV ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento confere razoabilidade à conjectura de que, por se tratar de produto mais antigo, já consolidado e respeitado no mercado em que inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhê-lo com base na aparência externa, relegando a marca estampada para um plano secundário. É justamente nesse ponto que reside a deslealdade do ato praticado, pois seu intuito é aproveitar-se da confiança previamente depositada na qualidade e na origem comercial do produto que se busca adquirir.
8. A alteração da conclusão dos juízos de origem e o consequente acolhimento da tese recursal que pleiteia a redução do montante das astreintes demandariam o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o teor da súmula 7/STJ. Tal óbice, conforme assentado por esta Corte Superior, somente comporta temperamentos quando se trata de valor manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no particular.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
(REsp n. 1.843.339/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 3/12/19, DJe de 5/12/19.)
Nesse contexto, também ganha relevância o chamado aproveitamento parasitário, que ocorre quando uma empresa busca se beneficiar indevidamente da reputação, do investimento e do poder de atração construídos por outra.
Isso pode acontecer quando um concorrente reproduz, de forma sistemática, elementos como fachada, cores, decoração, embalagens, uniformes, cardápios ou comunicação visual, criando associação com um negócio já consolidado. A proteção jurídica não impede o uso de tendências ou elementos comuns ao mercado, todavia, quando a semelhança ultrapassa a mera inspiração e revela a apropriação da identidade empresarial alheia, com potencial de gerar confusão, associação indevida ou desvio de clientela, existe proteção jurídica à empresa prejudicada.
Importa pontuar que o trade dress não se confunde com marca. A marca registrada perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial protege o sinal utilizado para identificar e diferenciar produtos ou serviços, como uma denominação, um logotipo ou a combinação desses elementos. Já o trade dress protege a identidade visual formada pelo conjunto de características que individualizam o empreendimento perante o consumidor. Embora alguns elementos do conjunto-imagem possam ser protegidos individualmente por registros de marca ou de desenho industrial, o trade dress considera a impressão global produzida por sua combinação.
Embora não exista registro específico de trade dress perante o INPI, elementos que integram esse conjunto-imagem podem ser protegidos por outros instrumentos da propriedade intelectual, como marcas, desenhos industriais e, conforme o caso, direitos autorais.
Em outras palavras, é perfeitamente possível que uma empresa possua marca registrada e, simultaneamente, tenha seu conjunto-imagem protegido contra imitações, ainda que nenhum desses elementos esteja individualmente registrado.
Determinados segmentos econômicos naturalmente compartilham características semelhantes. É esperado, por exemplo, que restaurantes japoneses utilizem madeira, bambu, cores sóbrias, imagens de sushi e referências à cultura oriental. Da mesma forma, cafeterias costumam utilizar tons terrosos, iluminação quente e móveis de madeira. Esses elementos pertencem ao próprio segmento de mercado e não podem ser apropriados exclusivamente por um único empresário.
Em razão desta linha tênue entre a livre concorrência e a apropriação indevida dos elementos característicos de um negócio, a jurisprudência estabelece alguns requisitos para ter mais objetividade no reconhecimento da violação ao trade dress, quais sejam:
1. Distintividade
O primeiro requisito consiste na demonstração de que a identidade visual possui características próprias e diferenciadas. Elementos genéricos ou amplamente utilizados pelo mercado dificilmente receberão tutela jurídica.
2. Possibilidade de confusão do consumidor
O foco da proteção não está propriamente na cópia, mas na possibilidade de o consumidor acreditar que existe algum vínculo entre os estabelecimentos.
Essa confusão pode ocorrer quando o consumidor imagina que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, ou que existe uma franquia, ou mesmo que há autorização para utilização da identidade visual. Sem esse risco concreto de confusão, a simples semelhança dificilmente será suficiente para caracterizar concorrência desleal.
3. Apropriação do conjunto-imagem
A reprodução isolada de uma fotografia, de uma cor ou de determinado elemento decorativo, em regra, não será suficiente para caracterizar violação ao trade dress.
Por outro lado, a reprodução simultânea da decoração, uniformes, embalagens, identidade gráfica, disposição do ambiente e comunicação visual pode evidenciar verdadeira apropriação da identidade empresarial.
4. Aproveitamento parasitário
Embora não seja requisito absoluto, a demonstração de que o concorrente buscou deliberadamente aproveitar a reputação construída por terceiro fortalece significativamente a caracterização da concorrência desleal.
Essa intenção costuma ser identificada quando há reprodução sistemática da identidade visual, utilização de fotografias, materiais promocionais ou outros elementos capazes de transmitir ao consumidor uma falsa associação entre os estabelecimentos.
O trade dress interessa apenas às grandes empresas?
Definitivamente, não. Na prática, pequenos e médios empresários costumam ser vítimas desse tipo de violação, sem saber que podem ter garantida a sua proteção.
Restaurantes, cafeterias, clínicas médicas, academias, barbearias, lojas de roupas e franquias frequentemente investem anos na construção de uma identidade visual própria, que passa a ser reconhecida pelos consumidores. Quando um concorrente reproduz essa identidade de maneira sistemática, está se apropriando do investimento intelectual, financeiro e mercadológico realizado por outra empresa. É para impedir esse comportamento que o instituto do trade dress vem assumindo papel cada vez mais relevante no Direito Empresarial brasileiro.
O trade dress evidencia que a proteção da propriedade intelectual não se limita ao registro de marcas. A identidade visual construída por uma empresa, quando dotada de distintividade e capaz de identificar sua origem perante o consumidor, pode receber tutela jurídica contra práticas de concorrência desleal. Mais do que um tema relacionado ao Direito Empresarial, trata-se de instrumento de proteção da competitividade, da inovação e dos investimentos realizados na consolidação da reputação empresarial.
Diante da crescente valorização dos ativos intangíveis, conhecer os limites entre a livre concorrência e a concorrência desleal tornou-se medida essencial para empresas que pretendem proteger sua identidade visual e preservar sua posição competitiva no mercado.