A importância de instrumentalização da relação dos cotitulares

(Imagem: Arte Migalhas.)

Com um certo retardo perante o entendimento doutrinário¹ na matéria, em 15 de setembro de 2020 passou a vigorar permissão formal ao exercício de cotitularidade nos pedidos de marcas, ou seja, o pedido de registro de marcas pode ser requerido por mais de um codepositante, conforme informado pela A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA). Para tanto, alguns pontos devem ser observados e alguma cautelas precisam ser tomadas.

A resolução 245/19 do INPI dispõe sobre o regime de cotitularidade de marcas, sobre os requerentes dispõe a resolução (i) os requerentes devem exercer efetiva e licitamente a atividade relativa aos produtos e serviços reivindicados; (ii) não é permitido o regime de cotitularidade para registros de marcas coletivas; ainda sobre os requerentes (iii) quando se tratar de pedido de registro de marca de certificação em regime de cotitularidade não poderão possuir interesse comercial ou industrial no produto ou serviço atestado.

É preciso salientar que havendo transferência dos pedidos ou dos registros, os novos titulares também devem atender os requisitos de exercício efetivo da atividade.

Afora a questão dos requerentes, a resolução traz aspectos importantes como: prioridade unionista, a registrabilidade, direito de precedência ao registro, transferência de direitos, caducidade e os atos praticados pelas partes².

Assim como a resolução 245/19, o Manual de Marcas também traz algumas diretrizes para os registros ou pedidos de registro de marcas em regime de cotitularidade, onde especifica os atos junto ao INPI devem ser praticados em conjunto por todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores - cada cotitular pode ter seu procurador ou os cotitulares podem ter um procurador único, o que facilita, pois não é preciso colher assinaturas de várias pessoas.

Ressalta-se que não são todos os atos que devem ser assinados por todos os cotitulares ou seu(s) procurador(es), há casos em que a assinatura de um cotitular é válida, são eles: oposição, petição de nulidade administrativa ou requerimento de caducidade, conforme disposto no artigo 9º da resolução 245/19 do INPI.

Pois bem. A Resolução e o Manual nada dizem sobre a questão de como se comprovar o percentual de cada cotitular na marca, o que pode ocasionar problemas em futuras transferências de titularidade ou até mesmo se um dos cotitular sofrer uma penhora de bens por alguma dívida.

Para que os cotitulares estejam resguardados, é preciso que eles façam um negócio jurídico - este deveria ser averbado junto ao INPI para dar publicidade, mas ainda não há essa obrigatoriedade - indicando o percentual de cada cotitular sobre a marca, para que fique documentado o limite da compropriedade³.

Com isso, caso um cotitular sofra alguma penhora de seus bens, o que pode recair sobre a propriedade da marca⁴, por não pagamento de dívida, por exemplo, esta deveria incorrer apenas no percentual do cotitular devedor, não podendo os outros cotitulares serem prejudicados por uma dívida que sequer conhecem. Para tanto, é útil que se faça um negócio jurídico a ser averbado no INPI (art. 140, da lei 9.279/96, por analogia), pois, assim, se dará publicidade.

A importância de realização de um contrato com os limites da propriedade da marca também é para os casos de transferência de titularidade, pois ao realizar o contrato de cessão, o cotitular que transferirá sua parte da marca deverá indicar seu percentual, para que os outros cotitulares não sejam prejudicados.

Assim, para evitar problemas futuros é preciso que os cotitulares façam um contrato com indicação do percentual de cada cotitular da marca em questão.

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1- BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Internacionalização do Protocolo de Madri e as Vicissitudes Jurídicas parente o Ordenamento Nacional. Rio de Janeiro: Revista da ABPI de nº 156, Set/Out de 2018, p. 29 e 30.

2- DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS (www.gov.br)

3- É preciso notar que a marca é um direito real. Nesse sentir, o Professor Denis Borges Barbosa nos ensinou: [...] "Assim, será o direito exclusivo de usar a marca, de tirar dela frutos, inclusive mediante licenciamento; é direito de alienar o título, e de defendê-lo contra quem o violar. Não será por outra razão que a lei 9.279/96 menciona, neste mesmo art. 129, o uso exclusivo - o usus da propriedade clássica (...). O artigo 130 menciona ainda as faculdades de ceder seu registro ou pedido de registro (abusus); de licenciar seu uso (fructus); e de zelar pela sua integridade material ou reputação (jus persequendi)". Em BARBOSA, Denis Borges. A proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. 2. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. pp.255.

4- Dizia o Professor Denis: "Não só a propriedade, mas também outros direitos mobiliários de fruição e garantia se aplicam às marcas registradas. O artigo 136 da mesma lei prevê ainda a hipótese de gravames e limitações à propriedade. Tais ônus serão, entre outros, o penhor e a penhora, mas também o uso, usufruto, fideicomisso ou transferência fiduciária". Em BARBOSA, Denis Borges. A proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. 2. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. pp.256.