sexta-feira, 23 de abril de 2021

MIGALHAS DE PESO

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O registro internacional de marcas brasileiras e a globalização

O registro de marca no exterior faz a diferença na segurança jurídica das empresas brasileiras.

quinta-feira, 8 de abril de 2021

(Imagem: Arte Migalhas)

(Imagem: Arte Migalhas)

A globalização é fenômeno multidimensional de nosso tempo, responsável pelo recrudescimento da intercomunicação entre Estados, empresas e pessoas. Consequentemente, a circulação internacional de produtos aumentou consideravelmente, o que acarretou a necessidade de registro internacional de marcas e patentes, a fim de assegurar a proteção jurídica das empresas e de seus negócios em plano internacional.

Hodiernamente, as fronteiras de produção de mercadorias estão cada vez mais turvas: alguns produtos têm seus designs elaborados nos Estados Unidos, os componentes produzidos nos Tigres Asiáticos e a montagem realizada em solo chinês - não é difícil ver imitações, permitidas ou não, e situações de empresas que acabam perdendo o direito ao acesso de suas marcas em virtude da inexistência de registro internacional.

Assim, segundo Fábio Ulhoa Coelho (2019), as marcas, que são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos e serviços, são responsáveis pela identificação que se realiza pela aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem e em demais elementos

No mesmo sentido, a Lei da Propriedade Industrial, lei 9.2719/96, em seu artigo 123, inciso I, identifica a marca de produto ou serviço como aquela utilizada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

Por isto, fica evidente a atenção merecida ao assunto do registro internacional de marcas: existem dois principais regramentos internacionais que abordam a temática da propriedade industrial e do registro de marca no exterior: a Convenção da União de Paris (CUP) e o Protocolo de Madrid. Ambos os tratados são ratificados pelo Brasil.

A Convenção da União de Paris foi o primeiro acordo celebrado entre nações com o intuito de assegurar a proteção de inventos e marcas internacionalmente e, de acordo com o doutrinador Fábio Ulhoa Coelho, o seu papel "equivale à eliminação das fronteiras nacionais, para fins de proteção da propriedade industrial".

A CUP foi trazida ao ordenamento brasileiro pelo decreto 75.572, de 8 de abril de 1975, e teve como grande inovação o fato de que, após realizado o pedido do registro em um dos países signatários da Convenção, o titular do direito tem a prioridade para pedir o registro de sua marca nos outros países integrantes da Convenção no prazo de seis meses, nos termos do art. 4º da CUP:

A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

B. 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.

O Protocolo de Madrid, em vigor no Brasil, em razão do decreto 10.033, de 1º de outubro de 2019, por sua vez, tem o objetivo de facilitar o registro de marcas nos países signatários e é vinculado à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

A intenção e a razão de existir do Protocolo de Madrid é trazer facilidade no registro e na proteção de marcas em plano internacional, de modo que permite que o titular dos direitos de uma referida marca, desde que faça parte de um dos países membros do Protocolo, encaminhe o seu pedido para qualquer outro país signatário e, desse modo, nele obter, de forma facilitada, o registro.

O procedimento para o registro de marca em plano internacional foi sumarizado, uma vez que, ao realizar o pedido de registro da marca no Brasil, a extensão da solicitação do pedido alcança todos os demais países que integram o protocolo, sem necessidade de custear novas taxas.

Assim, os requerimentos são feitos em apenas uma língua e os pagamentos são realizados em moeda única, o que torna desnecessário os serviços de diversos despachantes em cada um dos países onde se pretendesse o registro.

Segundo a própria OMPI, o prazo para a recusa do registro por algum país membro é de dezoito meses. Decorrido este prazo, sem a recusa, a marca ganha automaticamente a proteção:

24. Toda recusa provisória deve ser notificada à Secretaria Internacional pelas Administrações de Marcas das partes contratantes dentro do prazo especificado no Acordo ou no Protocolo. Este prazo é geralmente de 12 meses. Entretanto, as partes contratantes podem declarar que, quando designadas no âmbito do Protocolo, este prazo seja substituído por um outro de 18 meses. Toda parte contratante que tenha feito esta declaração pode declarar, também, que uma recusa provisória baseada em uma oposição pode ser notificada à Secretaria Internacional mesmo depois de passado o prazo de 18 meses.

44. O registro internacional oferece várias vantagens ao titular da marca. Depois de registrar a marca de base ou apresentar um pedido de registro junto à Administração de origem, o titular tem somente que apresentar o seu pedido internacional em um idioma e pagar uma taxa, ao invés de ter de apresentar pedidos independentes em Administrações de Marcas diversas em países e idiomas diferentes e pagando uma taxa distinta (em moedas distintas) à cada Administração.

Por isto, com a adesão do Brasil ao protocolo de Madrid, o registro de marcas internacionais restou facilitado, garantindo maior agilidade para a proteção das marcas brasileiras em territórios estrangeiros.

Assim, é altamente recomendável que as empresas realizem o inventário prévio das marcas que farão parte do seu projeto de exportação. Para as escolhidas, é essencial que seja providenciado um levantamento do registro das marcas por meio de buscas de anterioridade em cada país alvo da exportação.

Os riscos que a empresa corre ao não fazer o registro da marca no país-destino da exportação podem implicar na infração de direito de marcas de terceiros e possíveis ações judiciais contra os parceiros locais.

Fica evidente, portanto, que o empresário, que já assume os riscos próprios e inerentes ao desenvolvimento das atividades, deve proceder com o registro de sua marca caso busque a expansão de suas atividades no cenário internacional. Prevenir é sempre melhor do que remediar.

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BRASIL. Senado Federal. Decreto nº 75.572/75. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Disponível clicando aqui. Acesso em 04 abr. 2021.

BRASIL. Senado Federal. Decreto nº 10.033/19. Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica. Disponível clicando aqui. Acesso em 04 abr. 2021.

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, RB-6.2.Thomson Reuters. São Paulo. 2019.

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial, RB-6.23.Thomson Reuters. São Paulo. 2019.

SUIÇA. Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e o Protocolo referente a este Acordo: Objetivos, Principais Características, Vantagens. Publicação OMPI n. 418 (P). Disponível clicando aqui. Acesso em 04 abr. 2021.

Atualizado em: 8/4/2021 12:25

Cássio Thito Alvares de Castro

Cássio Thito Alvares de Castro

Sócio advogado do escritório Castro & Mesquita Advogados e associado do escritório Petrarca Advogados. Pós-graduado em Direito Empresarial e Contratos e em Direito Processual Civil. Pós-graduando em Direito Administrativo pela PUC/MG e em Direito Previdenciário e Constitucional pela Faculdade Legale.

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Anna Júlia Leite Potye

Anna Júlia Leite Potye

Graduanda em Direito pela PUC/SP. Colaboradora do escritório Petrarca Advogados.

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