Não basta registrar a marca: É preciso usá-la

Recentemente, o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial deferiu¹ o requerimento de caducidade formulado pela empresa ASC MARCAS E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. contra o registro da marca de chiclete Ping-Pong (processo 002870894), de titularidade INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. A decisão evidencia a relevância do uso efetivo da marca como requisito essencial para a manutenção do direito marcário.

A caducidade no direito marcário

A caducidade constitui uma das hipóteses de extinção do registro de marca, conforme previsto no artigo 142 da lei da Propriedade Industrial (lei 9.279/1996). Nos termos do referido dispositivo, a marca poderá ser extinta: (i) pela expiração do prazo de vigência; (ii) pela renúncia, total ou parcial, em relação aos produtos ou serviços assinalados; (iii) pela caducidade; ou (iv) pela inobservância do artigo 217² da LPI.

A declaração/decretação de caducidade depende de requerimento formulado por pessoa com legítimo interesse³ e pode ocorrer em três hipóteses principais: (i) quando o titular não inicia o uso da marca no prazo de cinco anos contados da concessão do registro; (ii) quando o uso da marca é interrompido por período mínimo de cinco anos consecutivos; ou (iii) quando a marca é utilizada com modificações substanciais em relação à forma registrada no certificado.

O caso da marca Ping-Pong

No caso em análise, o requerente da caducidade demonstrou legítimo interesse ao comprovar a titularidade de pedido de registro da marca Ping-Pong (processo 931749018), depositado em 31/8/23 e ainda pendente de decisão de mérito. Em contrapartida, o titular do registro objeto da caducidade, em sua peça de defesa, informou que a última comercialização de produtos sob a marca Ping-Pong ocorreu no ano de 2015, ou seja, há mais de dez anos, período superior ao limite legal estabelecido para comprovação do uso.

Além disso, alegou a existência de projeto de relançamento da marca, mas não apresentou documentos aptos a demonstrar o uso efetivo do sinal distintivo durante o período de investigação. Ao contrário, foram anexados ao processo administrativo documentos que: (i) não foram emitidos pelo titular do registro; (ii) não correspondiam ao período de investigação; (iii) continham datas incompletas; ou (iv) consistiam em capturas de redes sociais, as quais não são consideradas provas suficientes, pois podem corresponder a publicações retroativas.

Diante disso, concluiu-se que não foram atendidos os requisitos legais para comprovação do uso da marca, motivo pelo qual foi deferido o pedido de caducidade formulado pela requerente.

A função social da marca e a exigência de uso

Importa destacar que o uso da marca não constitui requisito para a obtenção do registro, mas é indispensável para a conservação do direito marcário. A natureza de tal situação jurídica subjetiva passiva é a de ônus⁴. Nesse sentido, a exigência legal busca assegurar que a marca cumpra sua função social⁵ no mercado, evitando que o registro seja utilizado apenas como instrumento de bloqueio à atuação de terceiros.

Nesse sentindo, o professo Lélio Denicoli Schmidt destaca: ‘a exigência do uso destina-se a compelir a marca a cumprir a função social no mercado, evitando que o registro sirva apenas para restringir atividade alheias⁶.

Além disso, o uso deve ocorrer sem modificações substanciais em relação à forma registrada, preservando-se as características constantes do certificado de registro.

Conclusão

Assim, o titular do registro marcário deve utilizar efetivamente a marca para manter a exclusividade sobre o sinal distintivo. A ausência de uso regular, dentro dos parâmetros legais, pode levar à extinção do registro e à reversão da marca ao domínio público, permitindo sua apropriação por terceiros interessados.

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1. A decisão ainda cabe recurso, mas deverá o titular da marca do registro caducando presentar detalhamento da especificação compatível com a classe nacional do registro caducando, descrevendo quais produtos da respectiva classe estarão sendo comprovados pelas provas de uso a serem apresentadas. Retirado do despacho de deferimento da petição de caducidade. Processo nº 002870894.

2. Diz o artigo 217 da LPI: A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

3. “Necessário, portanto, se torna que o interessado ao requerer o pedido de caducidade do registro de uma marca tenha a obrigação de comprovar seu legítimo interesse. Este poderá ser alicerçado pelo requerimento de pedido de registro de marca igual ou semelhante, para os mesmos produtos, mercadorias ou serviços e bem assim para os pertencentes a gênero de atividade afim. Em assim procedendo e objetivando a caducidade do registro que lhe é anterior e conflitante, terá a possibilidade de obter sua pretendida marca”. SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. III. São Paulo: Ed. Resenha Tributária, 1988, p. 1179 a 1180.

4. GARCÍA, Concepción Saiz. El Uso Obligatorio de la Marca. Valencia: Tirant lo Blanch 1997, p. 38.

5. BARBOSA, Dênis Borges. Proteção das Marcas. Uma perspectiva Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 240.

6. SCHMIDT, Lélio Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 315.