Nulidade de marca e registro no INPI: Defesa administrativa

Manifestação sobre nulidade administrativa: quando o registro concedido precisa ser defendido

O contexto procedimental: O ataque ao registro já concedido

O certificado de registro expedido pelo INPI não encerra definitivamente a controvérsia sobre a titularidade de uma marca. A lei 9.279/1996 (LPI) prevê dois instrumentos pelos quais o registro pode ser impugnado após sua concessão: o PAN - processo administrativo de nulidade, disciplinado nos arts. 168 a 172, e a ação judicial de nulidade, regulada nos arts. 173 a 175. São vias distintas, com prazos e instâncias próprias, mas que compartilham um pressuposto comum: a alegação de que o registro foi concedido com infringência da LPI.

O processo administrativo de nulidade pode ser instaurado de ofício pelo próprio INPI ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 dias contado da data de publicação da concessão do registro na RPI - Revista da Propriedade Industrial. Instaurado o PAN, o titular do registro é notificado e tem 60 dias para apresentar sua manifestação, denominada, na prática administrativa corrente, Contrarrazões ao PAN - Processo Administrativo de Nulidade. A decisão é de competência exclusiva do Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa (art. 171, LPI).

A distinção entre nulidade e as demais formas de ataque ao registro é fundamental para compreender a gravidade do que está em jogo. A oposição é apresentada antes da concessão do registro: é uma tentativa de impedir que o direito nasça. A nulidade é apresentada depois da concessão: é uma tentativa de extirpar um direito já constituído, com eficácia retroativa (ex tunc) à data do depósito. O titular que recebe a notificação de um PAN não está diante de uma mera formalidade: está diante de um ataque direto à existência do seu registro.

O silêncio e seus efeitos: o art. 171 da LPI e o processo decidido sem defesa

O art. 171 da LPI é de uma clareza que dispensa interpretação: "Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa." A lei não apenas autoriza, mas ordena que o processo avance sem a defesa do titular. O silêncio não suspende, não prorroga, não produz qualquer efeito protetor. O PAN segue para decisão com o que há nos autos, pois o que há nos autos, nesse caso, é exclusivamente a versão do requerente da nulidade.

Celso Antônio Bandeira de Mello, ao tratar do silêncio do administrado no processo administrativo, observa que a ausência de manifestação não equivale, em regra, à concordância com as alegações do adversário (BANDEIRA DE MELLO, 2020, p. 503). No âmbito da propriedade industrial, essa distinção é tecnicamente correta, mas funcionalmente irrelevante para o titular silente. O presidente do INPI não presume que o titular concordou com as razões do requerente; ele simplesmente decide com as informações disponíveis. Se essas informações são unilaterais, a decisão tende a refletir essa unilateralidade.

A jurisprudência do TRF da 2ª Região confirma o peso dessa ausência. Em acórdão de fevereiro de 2026, a 1ª turma especializada reafirmou que o ajuizamento de ação judicial de nulidade pressupõe o esgotamento ou a demonstração de inviabilidade da via administrativa, e que a ausência de impugnação administrativa afasta o interesse processual para a via judicial (TRF da 2ª Região, AC 5014583-66.2019.4.02.5101, relatora desembargadora federal Simone Schreiber, j. 3/2/26). O raciocínio é simétrico para o titular: quem não se defende administrativamente enfrenta restrições processuais relevantes se quiser questionar a decisão do INPI na via judicial.

O prazo de 60 dias do art. 168, § 2.º, da LPI, é decadencial e improrrogável. Não há pedido de dilação, não há justa causa que o reabra, não há despacho saneador que o suspenda. Esgotado o prazo sem manifestação, a fase se encerra definitivamente. O processo administrativo de propriedade industrial, como Newton Silveira registra, "é construído sobre a preclusão das oportunidades não aproveitadas" (SILVEIRA, 2018, p. 214), sendo o prazo de manifestação no PAN a maior dessas oportunidades para o titular do registro impugnado.

"Há sempre uma solução fácil, simples, barata e errada para problemas  difíceis." O processo administrativo de nulidade é um problema  difícil. Deixá-lo sem resposta é a solução mais fácil, e pode custar o registro.

A evolução jurisprudencial: O direito de precedência nas Contrarrazões ao PAN

Por longo período, o INPI entendia que a arguição do direito de precedência do art. 129, § 1.º, da LPI, garantido ao usuário anterior de boa-fé que utiliza a marca há pelo menos seis meses, deveria ser feita exclusivamente em sede de oposição ao pedido de registro conflitante. A consequência era severa: quem não havia se oposto no momento próprio não poderia invocar o direito de precedência em nenhuma fase administrativa posterior.

Essa orientação foi revisada a partir da jurisprudência do STJ. Com fundamento nos precedentes do STJ, o INPI publicou na RPI 2.652, de 3 de novembro de 2021, o parecer 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, da Procuradoria Federal especializada junto ao Instituto, ao qual foi atribuído efeito normativo pelo presidente do INPI, passando a aceitar a arguição do direito de precedência na fase do processo administrativo de nulidade. Trata-se de evolução significativa, que amplia as possibilidades de defesa do titular de marca anterior não registrada e confere ao PAN uma dimensão estratégica que antes lhe era negada.

A amplitude do art. 168 da LPI, que não limita os fundamentos admissíveis nas Contrarrazões ao PAN, sustenta a mudança. Como observado pela doutrina especializada, "pode o titular exercer o direito de precedência em qualquer fase da instância administrativa, ou mesmo pela via judiciária" (MATTOS FILHO, 2024), o que confere ao interessado flexibilidade procedimental relevante.

Uma precisão técnica, porém, é indispensável. A admissão do direito de precedência nas Contrarrazões ao PAN não elimina os efeitos preclusivos da inércia na fase de oposição. A preclusão que decorre do silêncio naquela fase atinge o argumento do direito de precedência como causa de pedir autônoma em eventual ação judicial de nulidade, e não o direito de ação em si. O titular silente não perde o acesso ao Judiciário, mas perde a possibilidade de fundar o pedido judicial exclusivamente no direito de precedência não arguido na instância administrativa própria. A ampliação trazida pelo parecer 00043/21 opera na esfera administrativa; seus reflexos sobre a estratégia judicial devem ser ponderados com cuidado pelo profissional que assessora o titular.

A defesa genérica: O profissional que pede a condenação do próprio cliente

Há uma tentação recorrente nos processos administrativos de propriedade industrial: responder ao PAN com uma peça genérica, isto é, uma negativa geral que afirma, em termos vagos, que o registro foi regularmente concedido, que os fundamentos da nulidade são improcedentes e que o requerente não tem razão. A peça existe; a defesa, não.

No processo civil, o art. 341 do CPC proíbe expressamente a contestação por negativa geral, exigindo impugnação específica de cada fato narrado pelo autor. O processo administrativo de marcas não contém disposição equivalente, mas o princípio subjacente é o mesmo: a peça que não enfrenta especificamente os fundamentos do PAN não produz defesa real. O presidente do INPI não tem obrigação de construir os contra-argumentos que o titular não construiu. A manifestação genérica, ao existir sem substância, pode ser mais prejudicial do que o silêncio: o silêncio não confirma nada, mas a manifestação vazia sinaliza ao julgador que o titular não tem argumentos de mérito a opor, o que, na prática, reforça a posição do requerente da nulidade.

A imagem é dura, mas tecnicamente precisa: o advogado que apresenta Contrarrazões ao PAN por negativa geral opera, em sentido funcional, como um defensor que pede a condenação do próprio cliente juntamente com o adversário. A peça cumpre o requisito formal de participação no processo; no plano material, entrega o titular desarmado ao julgamento.

João da Gama Cerqueira já advertia que "a defesa em processo de propriedade industrial exige do profissional não apenas o conhecimento da lei, mas a familiaridade com a prática administrativa e com os critérios que, por sedimentação, orientam as decisões do órgão competente" (CERQUEIRA, 1982, v. II, p. 832). A negativa geral é precisamente o contrário disso: é a ausência de conhecimento técnico disfarçada de participação formal.

A manifestação genérica não é uma defesa fraca. É a ausência de defesa com aparência de defesa, podendo ser mais prejudicial ao titular do que o silêncio, porque sinaliza ao julgador que não há argumentos a  oferecer.

O que as Contrarrazões ao PAN podem e devem conter

A LPI não elenca o conteúdo das Contrarrazões ao PAN, e essa abertura é uma oportunidade estratégica que a defesa qualificada sabe aproveitar. O titular pode e deve utilizar a peça para:

a) Refutar os fundamentos específicos da nulidade. Se o requerente alega colidência com marca anterior, o titular pode demonstrar a ausência de identidade ou semelhança entre os sinais, a diversidade de mercados, ou a coexistência pacífica. Se a alegação é de impedimento absoluto, como genericidade, descritibilidade ou falta de distintividade, pode demonstrar que o sinal adquiriu distintividade pelo uso (secondary meaning), nos termos da Portaria INPI/PR 8/22 e dos incisos expressamente admitidos pelo Manual de Marcas.

b) Arguir o direito de precedência. Com fundamento no parecer 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, o titular de marca anterior não registrada pode invocar o art. 129, § 1.º, da LPI nas Contrarrazões ao PAN, desde que cumpridos os requisitos de uso anterior de boa-fé por pelo menos seis meses. A estratégia deve ser acompanhada de prova documental robusta do uso anterior.

c) Demonstrar a legitimidade e a solidez do registro impugnado. Comprovantes de uso contínuo da marca, investimentos em publicidade, presença no mercado, reconhecimento pelo consumidor, registros em outras jurisdições: tudo isso deve evidenciar que o sinal cumpre sua função distintiva e que o titular o explora efetivamente.

d) Questionar a legitimidade do requerente. O PAN pressupõe legítimo interesse. Se o requerente não demonstra interesse legítimo, se sua marca está sujeita a caducidade, ou se há má-fé na instauração do processo, a manifestação pode e deve apontar esses vícios.

e) Demonstrar a coexistência pacífica no mercado. Marcas que convivem sem confusão entre consumidores por longos períodos constituem evidência relevante de que o fundamento da nulidade, a saber, a probabilidade de confusão, não se sustenta na realidade do mercado.

As 77 hipóteses de impedimento e a complexidade do exame de nulidade

O PAN pode ser fundado em qualquer infringência da LPI verificada na concessão do registro. Na prática, a grande maioria dos processos invoca uma ou mais das 77 hipóteses específicas de sinais irregistráveis elencadas nos arts. 124 e 125 da LPI, das reproduções de emblemas oficiais (inciso I) às marcas de alto renome (art. 125), passando pela descritibilidade (inciso VI), a genericidade (inciso VI), os sinais de uso comum (inciso VI) e a reprodução de marca notoriamente conhecida (inciso XIX).

Cada hipótese tem contornos técnicos próprios, densificados por décadas de prática administrativa e judicial. A hipótese do inciso VI, relativa ao sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, exige distinção entre descritibilidade absoluta e relativa, e entre sinais que descrevem o produto e sinais que meramente o evocam. A hipótese do inciso XIX, relativa à reprodução ou imitação de marca notoriamente conhecida, envolve os critérios do art. 126 e a jurisprudência da 2.ª turma especializada do TRF da 2ª Região.

As Contrarrazões ao PAN adequadas não são uma peça genérica de protesto: são uma resposta técnica e específica a cada fundamento invocado pelo requerente, construída com conhecimento dos critérios que o Presidente do INPI aplicará na decisão. José Carlos Tinoco Soares observa que o exame de registrabilidade "não é uma operação mecânica de comparação de sinais, mas um juízo técnico que pondera a impressão do conjunto sobre o consumidor médio do segmento de mercado relevante" (SOARES, 2003, p. 89). As Contrarrazões que não falam a língua desse juízo técnico são, na melhor das hipóteses, ruído.

A oportunidade irrecuperável: o prazo como linha de não retorno

O prazo de 60 dias para apresentação das Contrarrazões ao PAN é, ao mesmo tempo, a única oportunidade de defesa na primeira instância administrativa e a base sobre a qual toda a estratégia posterior, recurso e ação judicial, será construída. O que não foi dito nas Contrarrazões não pode ser integralmente recuperado no recurso ao presidente do INPI; o que não foi produzido administrativamente pode encontrar restrições relevantes na via judicial.

A dimensão econômica desse prazo é frequentemente subestimada pelo titular. Um registro de marca representa um ativo intangível de valor crescente: constitui garantia em operações de crédito, compõe o balanço como ativo imobilizado, é pressuposto de licenciamentos, franquias e operações societárias. A declaração de nulidade tem eficácia ex tunc, pois retroage à data do depósito, como se o registro nunca tivesse existido. O custo de Contrarrazões bem elaboradas é invariavelmente inferior ao custo de um registro anulado, que implica redepósito, perda da anterioridade, eventual conflito com marcas surgidas no intervalo, e a incerteza sobre a proteção do sinal durante todo o período de litígio.

A máxima atribuída a H. L. Mencken, "para todo problema complexo há uma resposta clara, simples e errada", aplica-se aqui com precisão. A resposta clara, simples e errada para um PAN recebido é não responder, ou responder com uma negativa geral. Parece economizar tempo e honorários. O problema é que essa economia é ilusória: o custo de uma defesa fraca ou ausente, quando se materializa na declaração de nulidade do registro, é incomparavelmente maior do que o custo da defesa qualificada.

O alinhamento internacional do INPI e o profissional que acompanha os fóruns

O INPI não opera de forma isolada. A autarquia mantém vínculos formais e permanentes com os principais organismos internacionais de propriedade intelectual, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO), o European Union Intellectual Property Office (EUIPO), o United States Patent and Trademark Office (USPTO), o Japan Patent Office (JPO) e o Instituto Nacional de Propiedad Industrial da Espanha (OEPM), entre outros, e participa ativamente de fóruns de debate com organizações de classe como a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) e a American Intellectual Property Law Association (AIPLA). Esses acordos de cooperação influenciam a formação dos examinadores, a revisão do Manual de Marcas e a orientação que permeia as decisões administrativas, inclusive as decisões em processos de nulidade.

O examinador do INPI que instrui um PAN está, em grau crescente, alinhado com as tendências interpretativas que circulam nesses fóruns. Os critérios de avaliação da distintividade adquirida, os parâmetros de coexistência de marcas em mercados globalizados, os limites da proteção das marcas notoriamente conhecidas: todos esses temas são objeto de debate contínuo nos principais organismos internacionais, e esse debate informa, ainda que indiretamente, a prática administrativa brasileira.

O profissional que acompanha esses fóruns, que lê as diretrizes do EUIPO, as decisões do USPTO em casos de cancellation proceedings e as publicações da OMPI sobre nulidade de marcas, está em condições de elaborar Contrarrazões ao PAN que dialogam com o horizonte técnico do julgador, e não apenas com a letra da LPI, mas com o contexto doutrinário e comparativo em que ela é interpretada. Essa é a diferença entre a peça que a presidência do INPI "lê com atenção e a que ele arquiva".

Desconfie das soluções fáceis em matéria de propriedade intelectual. O processo administrativo de nulidade é um dos momentos mais críticos da vida de um registro de marca, e é exatamente nesses momentos que a diferença entre o especialista e o generalista se torna mais visível, e mais cara.

_____

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2020.

BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, 1996.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2. ed. São Paulo: RT, 1982. 2 v.

EUIPO — European Union Intellectual Property Office. Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Alicante: EUIPO, 2024. Disponível em: https://www.euipo.europa.eu/en/trade-marks/before-you-apply/guidelines. Acesso em: jun. 2026.

INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Marcas. 2. ed., 1. revisão. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br. Acesso em: jun. 2026.

INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Parecer n. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Revista da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 2652, 3 nov. 2021.

OSWALDO et al. Direito de precedência passa a ser aceito pelo INPI em processo administrativo de nulidade. 2024.

OMPI — Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Introduction to Trademark Law and Practice: the basic concepts. 2. ed. Genebra: WIPO, 1993. (WIPO Publication n. 653).

SILVEIRA, Newton. A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

SITE OFICIAL do escritório ÁVILA NASCIMENTO ADVOCACIA. Disponível em: www.avilanascimento.adv.br https://avilanascimento.adv.br/#informativos. Acesso em 2026.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2.ª REGIÃO. Apelação Cível n. 5014583-66.2019.4.02.5101. 1.ª Turma Especializada. Rel. Des. Federal Simone Schreiber. Rio de Janeiro, 3 fev. 2026.