Marca iPhone: STF tem 3x2 a favor da Apple em caso contra Gradiente

Nesta sexta-feira, 13, ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou a favor da Apple no julgamento contra a Gradiente pela disputa do uso da marca "iPhone". Com isso, isso o placar está três (Toffoli e Gilmar) a dois (Fux, Barroso e Moraes) a favor da empresa norte-americana.

O julgamento, que estava paralisado por pedido de vista de Moraes, foi retomado hoje em plenário virtual. Os demais ministros terão até o 23/10 para juntar voto.

Disputa

A ação foi apresentada em 2013 pela Apple, visando à nulidade do registro da marca mista "Gradiente iphone" junto ao INPI. A empresa ressaltou seu histórico empresarial, lembrando que a família de produtos "i" está relacionada a ela (iMac, iBook, iPad, etc.), e que a Gradiente só poderia utilizar a expressão completa "Gradiente iphone", mas não o termo isoladamente.

A Gradiente, por sua vez, argumentou que submeteu a marca ao INPI no ano 2000, quando a Apple sequer atuava no ramo de telefonia celular. A concessão do registro foi obtida em 2008.

Em 1º e 2º graus, foi declarada a nulidade do registro, e determinado que o INPI fizesse ressalva quanto ao uso do nome, para deixar claro que a Gradiente não tem exclusividade sobre "iphone" isoladamente.

Voto do relator

Mas, no STF, em julgamento no plenário virtual, o relator, ministro Dias Toffoli, deu voto favorável à Gradiente, e sugeriu tese no sentido de que a precedência do pedido de concessão do registro no INPI não é afetada por uso posterior da mesma marca por terceiros.

• Leia o voto do relator, Dias Toffoli.

Gilmar Mendes antecipou seu voto acompanhando o relator.

Divergência

Em sentido contrário votaram Luiz Fux e Barroso.

Para Fux, obedecer a prioridade da Gradiente, como propôs o relator, poderia ocasionar comprometimento das razões que fundamentaram o próprio sentido da propriedade intelectual.

• Leia o voto de Luiz Fux.

Barroso, por sua vez, entendeu que não há repercussão geral no caso, devendo ser cancelado o tema 1.205. Quanto ao mérito, entendeu que o direito de propriedade da Gradiente não foi desconsiderado pela decisão de origem, que apenas determinou que a fruição do uso de "iphone" observe os estritos termos do registro, o qual lhe concede uso exclusivo de "G Gradiente Iphone".

• Leia o voto de Barroso.

Com o julgamento empatado, ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos.

Voto-vista

Em seu voto, juntado nesta sexta-feira, 13, Moraes acompanhou a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux para negar provimento ao recurso extraordinário. S. Exa. pontuou que "o direito de propriedade não é um direito absoluto, e de outro lado, a marca tem por objetivo assegurar não só o direito individual do titular da marca, como dos consumidores e evitar prejuízos à livre concorrência, o que evidencia sua função social".

No mais, asseverou que expressão "iPhone" que, inicialmente, designava aparelho telefônico com aceso à internet, com o lançamento do "smarthphone" da Apple tornou-se o que se pode chamar de marca notoriamente conhecida, pois o consumidor passou a vinculá-la diretamente ao telefone por esta produzido".

"Não se pode negar que a notoriedade da marca decorreu do sucesso obtido pelo aparelho telefônico da APPLE tanto mundialmente, como no Brasil. Portanto, deferir a exclusividade marcária à IGB, permitindo o uso exclusivo do termo 'iPhone' por essa empresa, desconsiderando toda a significativa mudança ocorrida no mercado, seria vulnerar a proteção aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência."

Assim, propôs a seguinte tese: "Não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente."

• Leia o voto-vista de Moraes.

O julgamento, que ocorre em plenário virtual, acontecerá até as 23h59 do dia 23 de outubro.

• Processo: ARE 1.266.095