A marca Total 90 figurou entre os principais ativos da Nike no início dos anos 2000, consolidando-se como um verdadeiro fenômeno de marketing e vendas, fortemente associada a ícones do futebol mundial, como Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi. Após um longo período de inatividade, a Nike decidiu resgatar a marca em uma estratégia baseada no apelo à nostalgia, posicionando-a como a grande aposta comercial da empresa para a Copa do Mundo de 2026. O retorno, contudo, não ocorreu sem obstáculos. Isso porque a Nike passou a enfrentar uma disputa judicial nos Estados Unidos envolvendo os direitos da marca "Total 90", relembrando a importância de uma gestão marcária ativa.
Nike x Total90 LLC: Contexto fático e processual
Em razão da descontinuação da produção da linha Total 90, a Nike deixou de renovar o registro federal da marca junto ao United States Patente and Trademark Office (USPTO), culminando na expiração formal do registro em 2019. Esse lapso administrativo mostrou-se suficiente para comprometer o ativo de elevado valor de mercado e forte identidade junto ao público consumidor.
Diante desse vácuo, Hugh Bartlett, engenheiro e técnico de futebol de base, constituiu a Total90 LLC, sediada em Louisiana, e procedeu ao registro da marca "Total 90", passando a desenvolver e comercializar sua própria linha de roupas e calçados sob essa denominação. Além disso, Bartlett encaminhou comunicação ao departamento jurídico da Nike informando sobre o registro da marca e sugerindo a celebração de uma parceria comercial entre as empresas. Atualmente, a Total90 LLC move ação judicial contra a Nike por suposta violação de direitos de marca, sustentando que, ao permitir a expiração do registro e interromper a produção da linha Total 90, a Nike teria abandonado o sinal distintivo, não mais detendo direitos sobre ele.
Em novembro de 2025, o atual titular do registro requereu tutela de urgência para impedir o uso da marca "Total 90" pela Nike. As decisões iniciais, entretanto, indeferiram a liminar, sob o fundamento de que a Total90 LLC não conseguiu demonstrar, em cognição sumária, a existência de concorrência direta com a Nike nem a ocorrência de confusão relevante e prejudicial aos consumidores decorrente das vendas realizadas.
Fundamentos jurídicos do conflito no direito estadunidense
O direito marcário estadunidense adota o chamado use-based system, segundo o qual os direitos sobre a marca decorrem primordialmente de seu uso efetivo no comércio, e não do simples registro. Nesse sistema, o registro não é constitutivo de direitos, embora seja fortemente incentivado por servir como prova de prima facie de uso e conferir ao titular a prerrogativa de impedir a utilização da marca em todo território nacional.
No caso concreto, como o registro da marca não é o elemento central da aquisição do direito sobre a marca, a controvérsia acerca da titularidade da marca Total 90 concentra-se na alegação de eventual abandono por parte da Nike. Nos termos da Seção 45 da Lanham Act, considera-se abandonada a marca cujo uso tenha sido descontinuado com a intenção de não retomá-lo, sendo tal intenção inferida a partir das circunstâncias do caso. A legislação ainda estabelece que a ausência de uso da marca por três anos consecutivos gera uma presunção relativa de abandono.
Assim, mesmo na ausência de um registro ativo, o antigo titular pode invocar direitos residuais sobre a marca, desde que comprove o uso anterior, a existência de goodwill remanescente e a ausência de intenção de abandono. É nessa linha que a Nike ancora sua estratégia defensiva, ao sustentar que jamais pretendeu abandonar a marca e que Bartlett teria agido de forma oportunista ao se aproveitar da expiração do registro, inclusive exigindo o pagamento de US$ 2,5 milhões para vender a marca de volta à Nike.
A Total90 LLC, por outro lado, defende que a Nike efetivamente abandonou a marca ao descontinuar a produção da linha Total 90 e ao permitir a expiração do registro federal, o que evidenciaria a inexistência de intenção de retomar seu uso no comércio.
Paralelos com o Direito marcário brasileiro
O ordenamento jurídico brasileiro adota lógica distinta para a proteção dos direitos marcários, baseada no chamado registration-based system. Diferentemente do modelo estadunidense, há menor margem para subjetividade, uma vez que o direito de propriedade sobre a marca decorre, primordialmente, do registro validamente concedido. Nos termos do art. 129 da lei 9.279/96 (LPI - lei de propriedade industrial), o registro assegura ao titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional. O uso isolado do sinal distintivo, por si só, não é suficiente para a constituição plena do direito marcário, ainda que possa gerar efeitos jurídicos pontuais e limitados.
O sistema brasileiro, contudo, também condiciona a manutenção do direito ao uso efetivo da marca, ao prever a hipótese de caducidade por não uso. De acordo com o art 143 da LPI, a ausência de utilização da marca por cinco anos consecutivos pode ensejar a decretação da caducidade do registro. Nessa situação, o titular é intimado a se manifestar no prazo de sessenta dias, incumbindo-lhe o ônus de comprovar o uso da marca ou de justificar o desuso por razões legítimas, hipóteses em que a caducidade poderá ser afastada. Observa-se, portanto, que a preservação do Direito marcário no Brasil exige tanto a renovação periódica do registro quanto o uso efetivo do sinal, sem que se discuta, diferentemente do direito estadunidense, o elemento subjetivo do ânimo de retomar o uso da marca.
Além disso, o direito brasileiro institui a figura da Marca Notoriamente Conhecida, justamente para mitigar disputas como a verificada no caso Nike vs Total90 LLC. Nos termos do art. 126 da LPI, a Marca Notoriamente Conhecida em seu ramo de atividade goza de proteção especial, independentemente de prévio depósito ou registro no Brasil, desde que registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (Convenção da União de Paris). Nessas hipóteses, o INPI pode, inclusive de ofício, indeferir pedidos de registro que produzam ou imitem, no todo ou em parte, a Marca Notoriamente Conhecida.
Ressalta-se, contudo, que essa proteção é restrita ao respectivo ramo de atividade, não se estendendo a segmentos diversos, nem conferindo exclusividade absoluta ou caráter perpétuo à marca. A tutela conferida às marcas notoriamente conhecidas não afasta o dever de uso efetivo do sinal distintivo, tampouco impede, de forma automática, a incidência da caducidade ou a prevalência do titular registral em determinadas circunstâncias, preservando o equilíbrio entre proteção marcária e livre concorrência.
Se o Caso Ocorresse no Brasil
Caso a disputa entre Nike e Total90 LLC estivesse submetida à jurisdição brasileira, a controvérsia tenderia a ser solucionada de forma mais objetiva. Embora o sistema brasileiro privilegie, como regra, o titular do registro, a proteção conferida às Marcas Notoriamente Conhecidas poderia mitigar, e até neutralizar, a falha administrativa da Nike decorrente da expiração do registro.
Em um cenário hipotético no qual a Total90 LLC buscasse registrar a marca "Total 90" no Brasil, o INPI realizaria a análise administrativa de anterioridade impeditiva, eventual violação a Marca Notoriamente Conhecida e a regularidade formal do depósito. Muito provavelmente, o pedido encontraria óbice na reprodução ou imitação de Marca Notoriamente Conhecida, sobretudo porque o depósito seria realizado em ramo de atividade idêntico ao explorado pela Nike e porque há registros válidos da marca Total 90 de titularidade da Nike em países signatários da Convenção da União de Paris.
Ainda que se cogitasse o pedido de caducidade por não uso, o INPI intimaria a Nike para, no prazo de sessenta dias, comprovar o uso da marca ou apresentar justificativas legítimas para o eventual desuso, nos termos do art. 143 da LPI. Ademais, o art. 129, § 1º, da LPI assegura o direito de precedência àquele que, de boa-fé, na data do depósito, já utilizava no Brasil, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante. Assim, mesmo diante da expiração do registro, a Nike poderia, em tese, reaver a titularidade por meio de novo pedido, amparada pelo direito de precedência, desde que preenchidos os requisitos legais.
A jurisprudência do STJ também reforça esse entendimento. A 3ª Turma do STJ, por unanimidade, já anulou registros marcários ao reconhecer a má-fé de empresário que, após requerer a caducidade de determinada marca, procedeu ao seu registro em benefício próprio. No caso, embora a empresa estrangeira tivesse deixado caducar seu registro no Brasil por ausência de uso e não prorrogação no prazo legal, entendeu-se que a tentativa de se apropriar da criação alheia para explorar produtos similares configurava evidente má-fé, além de potencialmente induzir o consumidor a erro, em afronta ao art. 124 da LPI.8
Por fim, a depender da análise do caso concreto, a conduta da Total90 LLC poderia, inclusive, ser enquadrada como prática de concorrência desleal, especialmente se caracterizado o emprego de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio, a clientela de outrem, ou o uso indevido de nome comercial, insígnia ou referências associadas à marca alheia. Tais condutas encontram tipificação no art. 195 da LPI, que prevê pena de detenção de três meses a um ano ou multa.
Considerações finais
O caso Nike vs Total90 LLC evidencia que marcas não são apenas símbolos mercadológicos, mas ativos jurídicos sujeitos a regras, limites e função social. Em um ambiente globalizado, a falta de alinhamento entre estratégia comercial e governança jurídica pode transformar até marcas icônicas em fontes de litígio e incerteza. O episódio dá um alerta claro: marca que não é usada e protegida deixa de ser ativo e passa a ser risco.