I. Introdução:
O sistema de patentes, pautado na lei da propriedade industrial (LPI, lei 9.279/96), visa assegurar aos inventores o privilégio temporário de utilização de seus inventos, em consonância com o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país (art. 5º, XXIX, da Constituição Federal). A complexidade técnica e a multiplicidade de aspectos divulgados em determinados pedidos de patente podem resultar em questionamentos quanto à unidade de invenção, especialmente quando o conjunto reivindicado não é considerado vinculado por um único conceito inventivo. Além disso, por razões estratégicas, regulatórias ou de condução do exame, pode surgir a necessidade de desmembramento do pedido original..
O instituto do pedido dividido é o mecanismo legal que permite esse desdobramento e encontra suporte tanto em tratados internacionais, como o art. 4º G1 da CUP - Convenção da União de Paris, quanto na legislação interna, notadamente, no art. 262 da LPI.
O art. 26 da LPI estabelece o direito de o depositante solicitar a divisão do pedido de patente "até o final do exame". Trata-se de uma prerrogativa fundamental para o depositante, que pode ser exercida por iniciativa própria ou em atendimento a uma exigência do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial (a referida falta de unidade de invenção3). Os requisitos expressos pelo art. 26 da LPI para a divisão são os seguintes:(i) o pedido dividido deve fazer referência específica ao pedido original (inciso I); e (ii) o pedido dividido não deve exceder a matéria revelada constante do pedido original (inciso II).
O conceito de "matéria revelada" engloba todo o conteúdo do pedido de patente depositado, incluindo o relatório descritivo, as reivindicações, o resumo, listagem de sequências e os desenhos, se houver. É crucial notar que o legislador optou pelo limite da matéria revelada (o que foi integralmente descrito quando do depósito do pedido de patente) e não se restringiu à "matéria reivindicada" (o que foi formalmente pleiteado no quadro reivindicatório para o qual é requerido exame).
A doutrina é também cristalina sobre o assunto. Segundo Denis Borges Barbosa, “as exigências legais (art. 26 do CPI/96) são que o pedido dividido faça referência específica ao pedido original; e não exceda à matéria revelada constante do pedido original. Não cabe acréscimo à matéria do pedido que se divide - vedada a chamada continuation in part do direito americano; nada impede, porém que se solicite certificado de adição”.4
É notório que a matéria revelada é mais ampla que a matéria reivindicada, uma vez que, normalmente, nem tudo o que é revelado no relatório descritivo é incorporado pelo quadro reivindicatório submetido pelo requerente no momento de requerimento de exame.
O aert. 32 da LPI5, por sua vez, rege o direito do requerente de realizar modificações voluntárias no pedido de patente para melhor esclarecê-lo ou defini-lo. Este direito é limitado por um marco temporal e um requisito material: As alterações devem ocorrer "até o requerimento do exame" e devem se limitar à "matéria inicialmente revelada no pedido".
No contexto administrativo do INPI, o art. 32 é visto como o "limite temporal final" para que alterações voluntárias sejam feitas, restringindo, portanto, o direito de adicionar matéria ou aumentar o escopo de proteção do quadro reivindicatório após o requerimento do exame técnico.
Historicamente, o INPI reconhecia, implicitamente, a possibilidade de dividir um pedido de patente e, por um período, seu parecer PROC/DICONS 7/26 admitiu que o depositante poderia incorporar ao quadro reivindicatório de um pedido (incluindo o dividido) matéria que fosse revelada no relatório descritivo, mesmo após o requerimento de exame.
No entanto, após intensa controvérsia e ações judiciais, a Procuradoria do INPI revogou esse parecer (em 2007) e passou a adotar uma interpretação altamente restritiva, consubstanciada no despacho 8/10 e na resolução PR 093/13.
O INPI buscou uma suposta “harmonia” entre o art. 26 (divisão até o final do exame) e o art. 32 (alterações até o requerimento de exame). Entretanto, essa interpretação restritiva estabeleceu dois novos tipos de restrições:
1. Restrição material (art. 32 nos pedidos divididos): Se a divisão ocorresse após a solicitação de exame do pedido original, a matéria contida no quadro reivindicatório do pedido dividido deveria se restringir à matéria reivindicada no quadro reivindicatório válido submetido na data da solicitação de exame do pedido original. Esta regra administrativa ignorava o art. 26, II, que permite que a matéria venha do que foi revelado.7
2. Restrição temporal (art. 26, "Final do Exame"): O INPI fixou que o "final do exame" para fins de divisão (art. 26) seria a "data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último" na primeira instância administrativa (art. 32 da IN 30/13, que revogou a IN 17/13).8
Essas restrições administrativas foram a base para os indeferimentos e arquivamentos que levaram às ações judiciais ajuizadas pelas empresas Wyeth e da Syngenta que serão discutidas abaixo como exemplos da aplicação prática das novas limitações impostas pelo INPI.
II. As controvérsias judiciais e a disputa sobre o alcance da norma
As ações da Wyeth e da Syngenta, apesar de tratarem de fatos diferentes, convergiram para o questionamento da legalidade e constitucionalidade das normas infralegais do INPI (Despacho 8/10, Resolução 093/13 e IN 30/13) que interpretavam de forma restritiva os arts. 26 e 32 da LPI.
II.a. Ação da Wyeth LLC (PI 9917687-4): O conflito material e a readequação de categoria
A Wyeth LLC moveu Ação Ordinária buscando a anulação dos atos do INPI que indeferiram seu pedido de patente dividido PI 9917687-4, originado do pedido original PI 9911040-7, depositado em 19/5/08.
O INPI fundamentou o parecer de indeferimento na alegada violação do art. 32 da LPI, baseando-se no despacho 8/10 e na resolução PR 093/13.
A principal disputa material residiu na alteração do quadro reivindicatório. No pedido original, as reivindicações 17 a 21 pleiteavam "método de tratamento ou prevenção" (método terapêutico), que é matéria não patenteável (art. 10, VIII, da LPI). Ao dividir o pedido, a Wyeth removeu essas reivindicações do quadro pendente do pedido original e as reapresentou no pedido dividido (PI 9917687-4) no formato de "fórmula suíça" ("Uso de uma quantidade eficaz de um ou mais estrógenos... para o preparo de uma composição farmacêutica para tratamento ou prevenção (...)").
O INPI considerou essa reformulação uma "alteração de categoria" e um "redirecionamento do escopo de proteção original", e não uma mera delimitação, configurando infração ao art. 32 por ter ocorrido após o requerimento de exame do pedido principal.
Neste sentido, a Wyeth baseou sua defesa nos seguintes pontos:
1. Inaplicabilidade do art. 32 por Ausência de Emenda: O pedido dividido nunca sofreu alterações em seu quadro reivindicatório após seu depósito, logo, não houve emenda voluntária que justificasse a aplicação do art. 32;
2. Conformidade com a Matéria Revelada (art. 26): As reivindicações de "uso" (fórmula suíça) estavam integralmente suportadas pela "matéria revelada" (relatório descritivo) do pedido principal (PI 9911040-7); e
3. Restrição de Escopo: A conversão de "método terapêutico" para "fórmula suíça" promoveu, na verdade, uma restrição do escopo de proteção, removendo o abarcamento do objeto reivindicado sobre a técnica utilizada pelos profissionais de saúde, configurando uma adequação legítima à patenteabilidade.
O Juízo de primeira instância e o TRF da 2ª Região (TRF da 2ª Região) acolheram a tese da Wyeth.
A prova pericial técnica, que foi crucial para dirimir a controvérsia, concluiu que:
- O pedido dividido PI 9917687-4 estava de acordo com o art. 26, pois a matéria reivindicada estava presente na matéria revelada do pedido original;
- A readequação das reivindicações para o formato "fórmula suíça" promoveu a restrição do escopo de proteção em comparação com a reivindicação de "método terapêutico", afastando a configuração de proteção indevida; e
- A alegação do INPI de mudança de escopo não poderia prosperar, pois a adequação formal era legítima e restritiva, não havendo violação ao art. 32.
O TRF da 2ª Região, em sua tese de julgamento, reiterou que a readequação do quadro reivindicatório no formato "fórmula suíça" não viola o art. 32 da LPI quando não há ampliação do escopo da proteção originalmente pleiteada. Além disso, o Tribunal enfatizou que atos infralegais do INPI (como a Resolução INPI/PR 93/13) não vinculam o Judiciário, que exerce o controle de legalidade com base na LPI e na prova pericial do caso concreto.
Contra o acórdão o INPI interpôs embargos de declaração, entretanto não foram providos. Sendo interposto recurso especial que foi admitido e remetido para o STJ. A decisão ainda está pendente até a data do fechamento desse artigo (06 de maio de 2026).
II.b. Ação da Syngenta Crop Protection AG (BR 12 2024 010391-5): O conflito temporal e o efeito devolutivo pleno
A disputa envolvendo a Syngenta centrou-se na legalidade do marco temporal estabelecido pelo art. 32 da IN 30/13 para a interposição de pedidos divididos, especialmente quando o pedido original está em fase recursal.
O pedido dividido da Syngenta foi depositado em 24/5/24, após o INPI ter indeferido o pedido de patente original (10/3/20) e após a Syngenta ter interposto recurso administrativo (11/5/20), que ainda estava pendente na segunda instância.
O INPI arquivou o pedido por considerá-lo intempestivo, fundamentando-se no art. 32 da IN 30/13. O instituto alegou que o "final do exame" ocorreu com a elaboração do parecer conclusivo técnico da primeira instância (27/2/20 - parecer de indeferimento), e que permitir a divisão em grau recursal constituiria "inovação recursal". Além disso, o INPI reiterou que a admissão de pedidos divididos nessas condições levaria à eternização do processo administrativo, permitindo que grandes empresas utilizassem a pendência para afastar concorrentes (efeito inibidor do art. 44 da LPI).
A Syngenta impetrou mandado de segurança, sustentando que a interpretação restritiva do art. 32 da IN 30/13 era ilegal e violava seu direito líquido e certo. O pedido se baseou em dois pilares:
1. Ilegalidade do marco temporal: A definição de "final do exame" (art. 26) como sendo uma data interna anterior à publicação (parecer conclusivo) violava a publicidade e a segurança jurídica (art. 37 da CF/88), pois impedia o depositante de saber o prazo exato para exercer seu direito; e
2. Efeito devolutivo pleno: O exame não se encerra na primeira instância. O art. 212, §1º da LPI estabelece que os recursos são recebidos com efeito devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos da primeira instância. Portanto, o processo de exame se prolonga até o esgotamento da via recursal, ou seja, até a "decisão final e irrecorrível na esfera administrativa" (art. 215 da LPI).
O TRF da 2ª Região proferiu decisões, inclusive em agravo de instrumento, reconhecendo a probabilidade do direito da Syngenta. O TRF da 2ª Região confirmou que a IN 30/13 extrapolou o comando legal do art. 26 ao promover uma interpretação restritiva da expressão "até o final do exame". O exame é amplamente retomado em sede recursal devido ao efeito devolutivo pleno, não podendo a divisão ser restrita à primeira instância.
A sentença de primeira instância no mandado de segurança concedeu a segurança, declarando a nulidade do arquivamento e a tempestividade do pedido dividido da Syngenta, determinando que o INPI procedesse à sua efetiva apreciação.
II.c. Andamento processual atual das demandas
No que se refere à Ação da Wyeth LLC (PI 9917687-4), o processo encontra-se atualmente (data de fechamento do artigo em 06 de maior de 2026) no âmbito do STJ, sob o Recurso Especial 2.260.458/RJ, ainda pendente de distribuição a Ministro Relator. Em 26/2/26, foi efetivada a remessa do recurso especial interposto pelo INPI, no qual se discute a validade do indeferimento do pedido de patente dividido.
O acórdão recorrido reconheceu a nulidade do ato administrativo do INPI, ao entender que o pedido dividido atendia aos requisitos do art. 26 da LPI e que a alteração do quadro reivindicatório para o formato de “fórmula suíça” não implicaria ampliação indevida de escopo, com base em prova pericial técnica.
No recurso especial, o INPI sustenta violação ao art. 32 da LPI e ao art. 1.022 do CPC, argumentando que a alteração de reivindicações de método terapêutico para uso (“fórmula suíça”) após o requerimento de exame configuraria modificação substancial do objeto da proteção. O Tribunal de origem, ao analisar os pressupostos de admissibilidade, reconheceu a existência de questão jurídica relevante (especialmente quanto aos limites de aplicação do art. 32 da LPI), bem como o adequado prequestionamento, determinando a remessa dos autos ao STJ para apreciação do mérito. O próximo marco processual será a distribuição do feito e posterior julgamento do recurso especial.
Por sua vez, no caso da Syngenta Crop Protection AG (BR 122024010391-5), o mandado de segurança 5094506-68.2024.4.02.5101 teve sentença favorável à impetrante, reconhecendo a ilegalidade do arquivamento do pedido de patente dividido por alegada intempestividade, com fundamento no art. 32 da IN 30/13. A decisão concluiu que a expressão “final do exame” (art. 26 da LPI) abrange a fase recursal administrativa, em razão do efeito devolutivo pleno previsto no art. 212, §1º da LPI, afastando a interpretação restritiva adotada pelo INPI e determinando o regular prosseguimento do pedido dividido.
O INPI interpôs recurso de apelação, sustentando a reforma da sentença sob o argumento de que o pedido teria sido apresentado de forma manifestamente intempestiva, anos após o indeferimento do pedido original, defendendo interpretação restritiva do art. 26 da LPI e a impossibilidade de inovação em grau recursal. Ademais, reiterou a validade do art. 32 da IN 30/13 como expressão de sua discricionariedade técnica e alegou que a admissão de divisões tardias comprometeria a duração razoável do processo e a livre concorrência.
O recurso foi remetido ao TRF da 2ª Região, encontrando-se sob a relatoria do desembargador federal Marcello Granado, aguardando julgamento (data de fechamento do artigo em 06 de maior de 2026). O próximo marco processual será a apreciação da apelação pelo Tribunal.
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