A 4ª turma do STJ manteve, por unanimidade, a extinção do registro da marca Profile e validou o posterior registro de marca semelhante pela Michelin.
O colegiado entendeu que a existência de procedimento administrativo de caducidade em curso não configurava justa causa para afastar a obrigação da titular de requerer a renovação do registro dentro dos prazos previstos na lei de propriedade industrial.
O caso
O caso teve origem em disputa envolvendo o registro da marca Profile, concedido à IMT pelo INPI em 1998. Após a autarquia declarar a caducidade do registro por suposto desuso, a empresa recorreu administrativamente e obteve a reversão da decisão.
Nesse intervalo, porém, deixou de requerer a renovação da marca e de recolher as taxas exigidas para sua prorrogação. Posteriormente, o INPI declarou extinto o registro e concedeu à Michelin o registro da marca Profiler.
A IMT ajuizou ação para anular os atos administrativos, sustentando que a pendência do procedimento de caducidade e a ausência de intimação regular justificariam a falta de renovação do registro.
Sustentações
Representando a IMT, a advogada sustentou que a empresa não poderia ser penalizada por deixar de renovar o registro da marca Profile enquanto ainda estava pendente recurso administrativo contra a decisão do INPI que havia declarado sua caducidade. Segundo ela, seria contraditório exigir a renovação de um direito que a própria autarquia considerava extinto naquele momento.
Também argumentou que a IMT não foi regularmente intimada das decisões administrativas que restabeleceram e posteriormente extinguiram o registro da marca, em desacordo com a lei de propriedade industrial. Ao final, pediu a manutenção do acórdão do TRF da 2ª região, sustentando que, se o registro da marca Profile permaneceu válido, o registro posterior da marca Profiler, obtido pela Michelin, não poderia subsistir.
Representando a Michelin, o advogado sustentou que a IMT perdeu o direito sobre a marca Profile por não cumprir os prazos legais para renovação do registro junto ao INPI. Segundo ele, embora a empresa tenha recorrido da decisão que declarou a caducidade da marca, o recurso possuía efeito suspensivo, mantendo o registro em vigor e exigindo o cumprimento das obrigações legais, inclusive o pagamento das taxas de renovação.
A defesa argumentou que não houve justa causa para a ausência de pagamento das taxas dentro dos prazos ordinário e extraordinário previstos na lei de propriedade industrial. Também sustentou que as publicações realizadas na Revista da Propriedade Industrial eram suficientes para dar ciência dos atos administrativos, não sendo necessária notificação postal específica. Ao final, pediu a reforma do acórdão do TRF da 2ª região e a manutenção do registro da marca Profiler em favor da Michelin.
Voto do relator
O ministro Raul Araújo votou pelo desprovimento do agravo interno e concluiu que não havia justa causa para a titular da marca deixar de requerer a prorrogação do registro junto ao INPI. Segundo o relator, embora estivesse em curso procedimento administrativo de caducidade, o recurso interposto contra a decisão possuía efeito suspensivo, mantendo o registro plenamente vigente durante sua tramitação.
Para o ministro, cabia à titular da marca, caso tivesse interesse em preservar os direitos decorrentes do registro, adotar as providências necessárias para sua renovação dentro dos prazos previstos na lei de propriedade industrial. Raul Araújo ressaltou que o trâmite do procedimento de caducidade não configura evento imprevisível nem alheio à vontade da parte, requisitos exigidos pela lei para o reconhecimento de justa causa.
Com esse entendimento, concluiu que não houve ilegalidade na decisão do INPI que declarou extinto o registro da marca por falta de pedido de prorrogação, nem no posterior registro de marca semelhante em favor da Michelin.
- Processo: REsp 1.878.735