Terça-feira, 21 de janeiro de 2020

ISSN 1983-392X

A proteção ao depositante de pedido de registro de marca

Emília Malgueiro Campos

É sabido que, nos termos do artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), a propriedade da marca só se adquire pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

segunda-feira, 6 de fevereiro de 2006


A proteção ao depositante de pedido de registro de marca

Emília Malgueiro Campos*

É sabido que, nos termos do artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), a propriedade da marca só se adquire pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Contudo, é certo que o artigo seguinte também garante ao depositante o direito de zelar pela integridade material e reputação de sua futura marca. Ora, como combinarmos a disposição superficialmente antagônica dos dois artigos mencionados?

Imaginemos a hipótese de determinada empresa estar utilizando, no mesmo ramo de atividade, expressão que é objeto de pedido de registro de marca, ainda não concedido pelo INPI. Poderá o depositante do pedido ajuizar ação de violação de marca, com pedido liminar de abstenção dessa prática, conforme a Lei garante ao titular de registro?

Vale lembrar que, teoricamente, o pedido de registro é mera expectativa de direito, já que o Brasil adotou o sistema atributivo como modo de assegurar ao titular da marca o seu uso exclusivo, o que torna indispensável o registro.

Porém, traçando um paralelo com o sistema de patentes, é certo que após o depósito de um pedido de patente, caso terceiro venha se utilizar do produto ou processo que ainda está sendo analisado pelo INPI, o conhecimento pelo terceiro da existência do pedido de patente acarretará a obrigação de indenizar, caso a patente venha a ser deferida, incluindo-se no cálculo da indenização, o período em que o pedido ainda estava sendo analisado pelo INPI (artigo 44, parágrafo 1º da Lei 9.279/96). Para esse “conhecimento”, vale dizer que é suficiente uma notificação extrajudicial.

Obviamente não se falou em ação de abstenção da prática infratora, contudo, ao tomar conhecimento do pedido de patente, o terceiro poderá simplesmente acolher os termos da notificação e cessar a prática infratora, a fim de livrar-se de eventual pedido de indenização.

Contudo, não há no sistema de marcas nenhuma disposição semelhante, o que vem impedindo que depositantes de pedidos de registro de marcas se insurjam contra terceiros infratores, máxime porque há apenas expectativa de direito. É claro que o pedido de registro pode ser negado pelo INPI, porém, e se ele for deferido, como o depositante irá reverter o “estrago” que uma utilização indevida por terceiros poderá causar à imagem de sua marca?

Nesse sentido, parece razoável afirmar que, ainda que não haja marca efetivamente concedida, o depositante que comprova precedência na utilização da expressão em princípio registrável, no mesmo ramo de atuação, pode, sim, ajuizar ação de preceito cominatório. É fato que não deverá ser baseada em violação de marca, mas em concorrência desleal, pelo emprego de meio fraudulento (cópia da expressão) com o objetivo de desvio de clientela, conforme dispõe o artigo 195, III, da já mencionada Lei de Propriedade Industrial.

E porque não dizer que, depois de comunicado da existência de pedido de registro de marca, o terceiro que continuar utilizando expressão objeto de pedido de registro de marca que, ao final, seja deferida, deverá indenizar o titular, incluindo-se no cálculo, inclusive o período de análise da marca?

Parece claro que existem, então, meios processuais capazes de proteger o depositante do pedido de registro de marca, ainda que a frase “mas é apenas uma expectativa de direito” seja corrente entre os operadores da Propriedade Industrial.
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*Advogada




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