Cuidados que o empresário deve ter ao registrar a marca empresarial

Jane Resina F. de Oliveira*

O Direito Marcário no Brasil é regido atualmente pela lei 9.279, de 14 de maio de 1996 (clique aqui), que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Há muitas questões jurídicas envolvendo a utilização de marcas, uma vez que, quando a marca é de notório conhecimento, passa a identificar os produtos e serviços a ela vinculados, e em razão disso, o seu valor torna-se um bem muito valioso para a empresa, que apesar de incorpóreo, necessita de proteção.

O nome empresarial é aquele que identifica a pessoa jurídica, identifica o empresário, é um dos elementos incorpóreos que faz parte do estabelecimento empresarial, podendo inclusive, auxiliar na criação e na fidelização dos clientes, identifica o empresário em suas relações com terceiros, e é registrado na Junta Comercial do Estado onde está localizada a empresa.

Já a marca empresarial identifica o produto, e o seu registro deve ser efetivado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Há que se observar que o registro será realizado em classes e itens organizados pelo próprio INPI, e aquele que efetivou o devido registro, somente terá o direito do uso exclusivo da marca, nas classes e itens em que fez o registro.

Se, no entanto, a marca for de alto renome, conforme o art. 125 da Lei de Propriedade Industrial, é assegurado proteção especial, conforme determinação legal: "Art. 125 - A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade", e em todo território nacional, sendo impedido inclusive, o registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens. O deferimento do registro de marca notória, é um ato discricionário do INPI, e não admite revisão do Poder Judiciário.

A Resolução 110/04, do INPI, veio regular o artigo 125 da legislação atual lei 9.279/96, que revogou a lei antiga 5.772/71 (clique aqui), listando 13 (treze) critérios que devem ser avaliados na verificação do alto renome ou notória de uma marca:

1) data do início do uso da marca no Brasil;

2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;

3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;

4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;

5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;

6) meios de comercialização da marca no Brasil;

7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;

9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;

12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;

13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.

Quando se efetiva o registro do nome empresarial na Junta Comercial, a sua proteção restringe-se ao território sob jurisdição do órgão encarregado do registro: tão somente a área correspondente ao Estado em que localizada a respectiva Junta Comercial.

Para a formação do nome empresarial, há três princípios que devem ser observados, para coibir a concorrência desleal e ainda, proteger a reputação dos empresários com terceiros: o princípio da veracidade, da unicidade e da novidade ou originalidade. O primeiro, proíbe a adoção de nome que veicule informação falsa sobre a empresa, deve demonstrar a realidade atual da sociedade, espelhando a atividade efetivamente exercida. O segundo, identifica a pessoa jurídica nas suas relações com terceiros, e o terceiro, impede a adoção de nome igual ou semelhante ao de outro empresário, objetivando proteger o empresário que criou um nome original.

Desta feita, chega-se a conclusão que o nome empresarial não admite homonímia ou semelhança capaz de gerar confusão no âmbito de certa circunscrição territorial.

Com referência a marca, há dois princípios que devem ser levados em consideração: o princípio da territorialidade, que garante a proteção do uso da marca em todo o território nacional, desde que efetivado o registro pelo INPI, garantindo que terceiros não poderão usar a marca registrada para produtos idênticos ou análogos; e o princípio da especialidade, especificidade ou novidade relativa, que garante a exclusividade do uso da marca na classe e itens em que foi registrada.

Outro ponto importante, conforme o artigo 124, inciso XV, da lei 9.279/96, é que:

"Não são registráveis como marca: XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores".

A jurisprudência dominante, ao analisar casos que envolvem discussão sobre registros de marcas, leva em conta o território da Junta Comercial em que foi registrada a empresa, sendo que, para obter sua extensão em todo o território nacional e em todas as classes e itens, é necessário que prove ser a marca notória e além do registro no INPI, se efetive o pedido complementar nas Juntas Comerciais de todos os Estados.

Com referência ao assunto, outro cuidado que os interessados devem ter, é efetivar o devido registro do Contrato de Cessão de Uso de determinada marca junto ao INPI, para que este possa ter valor contra terceiros, conforme determinação legal, artigo 140, parágrafo 2º da lei 9.279/96.

O assunto em tela é extenso, e há vários aspectos que devem ser observados quanto ao registro, sendo este, o primeiro passo que o empresário deve dar ao iniciar um novo negócio: efetivar o registro de sua marca, analisando cuidadosamente as suas reais necessidades, conforme o acima exemplificado.

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*Sócia fundadora do escritório Resina & Marcon Advogados Associados