Os danos materiais e morais em processos que envolvam contrafação de marca

As marcas são protegidas com base na lei 9.279/96, quando a marca adquire o título de marca registrada, esta detém exclusividade no segmento que atua, possuindo a prerrogativa de opor-se a qualquer uso não autorizado.

Por essa razão, conforme a Lei de Propriedade Industrial, nos arts. 207 a 209, poderá o proprietário lesado requerer o ressarcimento pelos danos sofridos em decorrência da utilização indevida de sua invenção. O dano causado pela utilização não autorizada poderá atingir tanto a moral, quanto o patrimônio da marca lesada:

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Dessa forma, a Lei da propriedade Industrial confere ao proprietário lesado a possibilidade de escolher a melhor forma para o ressarcimento do dano material causado. Os critérios estabelecidos utilizam como base três possibilidades de ressarcimento, sendo elas elencadas no art. 210 da LPI:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pagado ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

As penalidades impostas baseiam-se no fato de que o uso indevido da marca consequentemente toma para si público que não era devido. Tal prática é conhecida como desvio de clientela e configura-se justamente pelo ato de tomar para si clientes que antes não eram seus por meio de fraude a propriedade industrial.

O dano material, conforme o STJ, é presumido, sendo possível a apuração do valor devido na fase de liquidação de sentença, pois o ato de utilização indevida não gera dúvidas quanto aos danos causados ao proprietário de marca contrafeita.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido, sendo possível a apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, tais como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. 2. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 228942 SP 12/0189820-1, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 6/3/18, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: Dje 9/3/18)

Os danos materiais serão caracterizados pela violação de direitos e a clara lesão à atividade empresarial, que resulta no desvio de clientela. Entretanto, a credibilidade e a reputação da marca são abaladas em consequência da utilização indevida de uma marca, ferindo sua moral, conforme o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito se revela capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. 4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido.

(STJ - Resp: 1327773 MG 2011/0122337-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/11/17, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: Dje 15/2/18)

Desse modo, quando o infrator toma para si invenção que não lhe é cabível, fazendo com que o consumidor acredite tratar-se de utilização legal, quando na verdade se trata de fraude ao direito marcário, causará danos ao real proprietário.

Partindo para a análise do dano moral, é possível utilizar como base o entendimento firmado pelo STJ, no Recurso Especial 1.804.035, onde compreende que o valor devido a título de dano moral independe de comprovação de dano, deve ser baseado em alguns critérios, inclusive na avaliação quanto ao porte econômico dos envolvidos. Observe que a reprovabilidade na conduta, que é combatida em todo mundo, é parâmetro essencial para a fixação do montante.

Diante desta análise, é possível constatar que a fraude ao direito marcário concede ao proprietário do direito de reivindicar seus direitos, cessando o uso indevido e também o ressarcimento dos danos sofridos. O dano material está intimamente ligado à atividade industrial vinculada a marca e o dano moral, ligado a ideia de que os consumidores passaram a ter após a marca contrafeita ser associada indevidamente pela de terceiros.

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BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990.

BRASIL. LEI 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 01 de ago. de 2022

STJ - AgInt no AREsp: 228942 SP 2012/0189820-1, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 6/3/18, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: Dje 9/3/18

STJ - Resp: 1327773 MG 2011/0122337-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/11/17, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: Dje 15/2/18