A prejudicialidade externa em ações de propriedade industrial. Dispersão jurisprudencial. Necessidade de afetação do tema pelo STJ

Os conflitos envolvendo PI - propriedade industrial geram frequentemente discussões interessantes. Algumas das controvérsias possuem viés eminentemente processual, o que evidencia a interface entre PI e processo civil¹.

No âmbito da PI, em que pese a importância deste segmento mercadológico, não são muitos os precedentes vinculantes do STJ, podendo-se destacar os Temas repetitivos 950² e 1.065³, bem como o incidente de assunção de competência 4⁴. A 2ª seção do STJ também já firmou outros importantes posicionamentos em sede de embargos de divergência e REsp.⁵

Nada obstante, existem temas recorrentes em ações de PI que precisam ser harmonizados pelo STJ⁶, em prol da isonomia e da segurança jurídica.

Um deles envolve a necessidade de suspensão (ou não) da ação de infração na Justiça Estadual em razão da existência de ação de nulidade do mesmo ativo de PI na Justiça Federal. O assunto é relevante, mas não é tratado com homogeneidade no âmbito do STJ, o que gera insegurança jurídica.

Antes de avançar, vale lembrar que os conflitos de PI abrangem essencialmente ações de infração e ações de nulidade. 

Nas ações de infração, o titular busca impedir que o terceiro use (ou reproduza) determinado ativo de PI sem sua autorização. Em tais demandas, que, em regra, são propostas na Justiça Estadual - diante da inexistência de ente público envolvido na discussão - costuma-se pleitear indenização pelo uso indevido do bem.

Já nas ações de nulidade, o que se almeja é a anulação ato administrativo do INPI que concede o título de PI (ex: carta-patente, registro de marca e de desenho industrial). A lei 9.279/96 é expressa ao determinar que a ação de nulidade será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito⁷ (arts. 57 e 175).⁸ Trata-se de competência absoluta em razão da participação do INPI (art. 109, inciso I, da CF/88).

Na prática, porém, o que se vê com frequência é uma concomitância de demandas, isto é, uma ação de infração em curso na Justiça Estadual e uma ação de nulidade do mesmo ativo de PI perante a Justiça Federal. Em razão da competência absoluta da Justiça Federal, as ações não podem ser reunidas no mesmo juízo. Apesar disso, não há como negar a relação de subordinação lógica entre as demandas. Isso porque, caso a Justiça Federal declare, por exemplo, a nulidade da patente (efeitos ex tunc), a discussão sobre a infração da respectiva patente ficará prejudicada perante a Justiça Estadual.

Em tais casos, caracterizado o fenômeno da prejudicialidade externa⁹, é possível a suspensão da causa prejudicada até o julgamento da causa contendo a questão prejudicial¹⁰ (art. 313, V, "a", do CPC). O prazo máximo de suspensão é de 1 ano (art. 313, §4º, do CPC).¹¹

Registre-se, porém, que, de acordo com o STJ, "a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias."¹²

Especificamente no campo da PI, a concomitância dessas ações não deve ensejar, abstratamente, a automática suspensão da ação de infração. Nesse particular, Luis Felipe Salomão e Caroline Tauk assinalam que como "o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano, nos termos do §4º do art. 313 do CPC/2015, e que a ação de nulidade dificilmente terá uma decisão definitiva nesse período, a suspensão pode não ser a melhor solução em todos os casos".¹³

As ressalvas são importantes, sobretudo em razão de algumas peculiaridades no âmbito da PI. 

De plano, não se pode perder de vista que os atos administrativos do INPI gozam de presunção de legalidade e validade¹⁴. No caso da carta-patente, por exemplo, o título é concedido após longo processo administrativo, que envolve análises técnicas e um complexo conjunto de atos. Dessa forma, uma vez judicializada a matéria, o título patentário só pode ser desconstituído por uma decisão judicial. Logo, a simples propositura da ação de nulidade não constitui fundamento autônomo e autossuficiente para mitigar a presunção de validade e legalidade do ato do INPI. Muito menos para justificar a suspensão da ação de infração.

Sob outro prisma, a experiência prática revela que as ações de nulidade são normalmente propostas pelo interessado após o ajuizamento da ação de infração pelo titular do ativo de PI¹⁵. Com efeito, a intenção do réu da ação de infração (e autor da ação de nulidade) - não se faz aqui qualquer juízo de valor - é atacar para se defender e, assim, tentar bloquear o prosseguimento da ação de infração. 

Esse expediente, embora legítimo do ponto de vista legal, não pode servir de subterfúgio para suspender a ação de infração, expondo o titular do ativo de PI aos nocivos efeitos do tempo, a ponto de dificultar - e até inviabilizar - a reparação de eventuais prejuízos sofridos.

Não raro, porém, ações de infração são automaticamente suspensas pela simples existência da ação de nulidade, inclusive flexibilizando-se o prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão do processo. Com isso, uma ação de infração pode ficar muitos anos suspensa até que se decida a ação de nulidade, mesmo sem qualquer decisão judicial da Justiça Federal suspendendo os efeitos do ativo de PI ou reconhecendo a sua nulidade. 

No âmbito do STJ, existem diferentes entendimentos sobre a necessidade (ou não) de suspensão da ação de infração em trâmite na Justiça Estadual em razão da existência de ação de nulidade na Justiça Federal, o que materializa preocupante dispersão jurisprudencial.

Por exemplo, a 3ª turma já reconheceu a necessidade de a) prosseguimento da ação de infração - após o prazo legal de 1 ano -, em razão do desprovimento da apelação na ação de nulidade (cuja sentença reconheceu a validade da patente)¹⁶; b) suspensão da ação de infração mesmo sem decisão na Justiça Federal que invalidasse o ativo de PI¹⁷; c) suspensão da ação de infração para além do prazo legal de 1 ano, apesar da manifestação do INPI pela validade do ato administrativo¹⁸; d) suspensão da ação de infração, apesar de a sentença e o acórdão terem reconhecido a validade da patente na ação de nulidade¹⁹; e e) suspensão da ação de infração com base em manifestação favorável do INPI pela nulidade da patente²⁰. 

Por sua vez, a 4ª turma já a) indeferiu o pedido de suspensão da ação de infração em razão do indeferimento de tutela provisória requerida na ação de nulidade (sem suspensão, portanto, dos efeitos do ativo de PI)²¹; b) manteve a suspensão da ação de infração (julgada em 2ª instância) após o decurso do prazo legal, em decorrência da mera propositura da ação de nulidade²²; e c) suspendeu a ação de infração (julgada em 2ª instância) em razão da propositura da ação de nulidade 5 anos depois, mesmo sem decisão sobre a nulidade do ativo de PI²³.

Ainda sobre o tema, vale mencionar julgado da 2ª seção, que entendeu pelo prosseguimento da ação de infração para se apurar se "o objeto da disputa está, de fato, compreendido na tecnologia patenteada ou minimamente esbarra nos direitos de propriedade industrial do demandante, que, por sua vez, é objeto da ação de nulidade na Justiça Federal".²⁴

Como se vê, em alguns casos julgados pelo STJ, a ação de infração prosseguiu normalmente sob o fundamento de que não havia decisão da Justiça Federal suspendendo os efeitos do ativo de PI ou reconhecendo a sua invalidade. Em outros casos, porém, houve a suspensão da ação de infração, mesmo com sentença e acórdão da Justiça Federal confirmando a validade da patente. Em algumas hipóteses, ainda, houve a suspensão da ação de infração em razão da mera opinião do INPI na ação de nulidade. Por outro lado, já se determinou o prosseguimento da ação de infração para a produção de prova pericial independentemente da tramitação da ação de nulidade.

Diante da inegável dispersão jurisprudencial, entende-se que o tema deve ser afetado para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, definindo-se critérios objetivos capazes de garantir harmonia e segurança jurídica (art. 926 do CPC).

Em nossa visão, a ação de infração não pode ficar congelada na Justiça Estadual aguardando indefinidamente o trânsito em julgado da ação de nulidade do mesmo ativo de PI na Justiça Federal, salvo quando existir pronunciamento judicial do juízo competente sobre a respectiva nulidade ou, ao menos, quando for deferida tutela provisória suspendo os efeitos do ativo de PI. Nessa hipótese, o prazo máximo de suspensão de 1 ano pode ser flexibilizado em nome da segurança jurídica.

Nem mesmo eventual manifestação do INPI favorável à nulidade do ativo de PI e/ou possível laudo pericial opinando pela nulidade do respectivo ativo na Justiça Federal seriam elementos suficientes para suspender a ação de infração. A uma, porque o juiz não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC) e, a duas, porque, uma vez judicializada a matéria, compete ao Judiciário analisar a validade do ato administrativo proferido pelo INPI à luz dos requisitos legais aplicáveis à espécie.

De qualquer modo, ainda que se entenda que a ação de infração pode ser suspensa - pelo prazo máximo de 1 ano - sem decisão da Justiça Federal suspendendo os efeitos do ativo de PI ou reconhecendo a sua invalidade, tese com a qual não se concorda, é preciso, ao menos, deixar consignado que o juiz estadual deverá apreciar eventual pedido de tutela provisória para cessar a violação do ativo de PI. Isso porque, mesmo durante a suspensão do processo, compete ao juiz "determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável" (art. 314 do CPC).

Como se vê, trata-se de tema relevante, com densidade infraconstitucional, que precisa ser harmonizado pelo STJ, diante das particularidades existentes no campo da PI.

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1 Essa simbiose entre os temas é bem ilustrada em DIDIER JR, Fredie; MAZZOLA, Marcelo; OSNA, Gustavo. Processo Civil e Propriedade Industrial. 3 ed. São Paulo: JusPodivm, 2025.

2 "As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória." REsp 1.527.232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 5/2/2018.

3 "O marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do art. 40 da LPI não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo art. 229, parágrafo único, dessa mesma lei (patentes mailbox)." REsp 1.869.959/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 11/5/2022.

4 "As limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 - aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares - não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais." REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 14/10/2019.

5 "Em ações envolvendo patente e desenho industrial, a nulidade pode ser arguida em ação de infração, perante a Justiça Estadual, como matéria de defesa, com reflexos inter partes, na forma do art. 56, §1º, da LPI". EREsp 1.332.417/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 18/6/2024. Vide também: "A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado." REsp 731.101/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe de 19/5/2010.

6 Por exemplo, i) qual a regra de competência aplicável nas ações de infração com pedido indenizatório: art. 46 do CPC ou art. 53, IV, "a", do CPC?; ii) qual o momento adequado para se alegar o direito de precedência em âmbito marcário (art. 129, § 1º, e 158 da LPI): o questionamento pode ser feito em sede judicial após a concessão do registro ou deve necessariamente ser veiculado antes da concessão do respectivo registro?; iii) qual a posição processual do INPI em ações de nulidade (litisconsorte dinâmico, amicus curiae, assistente)?; iv) a indenização por dano material em ações de infração decorre da mera infração ou depende da comprovação dos prejuízos sofridos?

7 Sobre a posição processual do INPI nas ações de nulidade, ver ANDRIGHI, Nancy; GRANDO, Rodrigo. A intervenção obrigatória do INPI prevista na lei de propriedade industrial sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça. In: DIDIER JR, Fredie; MAZZOLA, Marcelo; OSNA, Gustavo (orgs.). Processo Civil e Propriedade Industrial. 3 ed. São Paulo: JusPodivm, 2025, p.227-244. Vide ainda: MAZZOLA, Marcelo; RIBEIRO, Nathalia. Ressignificação da posição processual do INPI nas ações de nulidade: um litisconsorte dinâmico - necessidade de afetação do tema pelo STJ. Revista da ABPI. Mar./Abr./2018, nº 153, p. 31 e seguintes.

8 No caso das patentes e dos desenhos industriais, a LPI autoriza o interessado a arguir a nulidade do ativo como matéria de defesa na ação de infração (art. 56, § 1º). Nessa hipótese, a Justiça Comum analisará a nulidade do ativo, ainda que com efeitos entre as partes. Vide o mencionado EREsp n. 1.332.417/RS.

9 Esse fenômeno ocorre quando resta evidenciada a relação de subordinação (ou de dependência) entre as ações (ou entre as questões debatidas nas demandas). Como afirma a doutrina, a "questão prejudicial é aquele ponto controvertido do qual depende a solução do mérito e que pode constituir o objeto de uma ação autônoma". CAMBI, Eduardo; DOTTI, Rogéria; PINHEIRO, Paulo Eduardo d'Arce; MARTINS, Sandro Gilbert; KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. Curso de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 256.

10 Como destaca LUIZ FUX, nas situações de prejudicialidade externa, e não sendo possível a reunião dos feitos, é cabível que o "juiz da causa prejudicada suste o julgamento do mérito até que a decisão da questão prejudicial seja proferida, para então, ser aproveitada como razões de resdecidir na causa em que ela influi (art. 313, V, a, do CPC). Essa é razão de a existência de uma prejudicial externa figurar como causa suspensivo do processo". FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 340/341.

11 A suspensão do processo por prejudicialidade externa tem como objetivo minimizar o risco de decisões conflitantes, especialmente quando os litígios tramitam em Juízos de diferentes competências. 

12 AgInt no AREsp 1.709.685/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 23/4/2021. Vide também AgInt no REsp 1.894.500/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10.06.2021.

13 SALOMÃO, Luis Felipe; TAUK. Caroline. Nulidade de marca e de patente: competência para declaração de forma incidental e principal. In: DIDIER JR, Fredie; MAZZOLA, Marcelo; OSNA, Gustavo (Orgs.). Processo Civil e Propriedade Industrial. 3 ed. São Paulo: JusPodivm, 2025, p. 206.

14 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 154.

15 Para LUIZ FUX, a "suspensão ditada pelo art. 313, V, a, do CPC pressupõe que a questão prejudicial seja externa, suscitada em causa proposta anteriormente à propositura da causa sustada" FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 340/341. Em sentido contrário, Leonardo Carneiro da Cunha entende que a suspensão pode ocorrer mesmo se a causa com a questão prejudicial tiver sido proposta depois da ação que poderá ser impactada. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil comentado. Artigo por artigo. Rio de Janeiro. Forense: 2023, p. 537.

16 AgInt no REsp 1.685.343/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1/3/2024.

17 REsp 1.940.037/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 22/6/2023.

18 AgInt no REsp 2.164.273/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 25/09/2025.

19 REsp 1.558.149/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 3/12/2019.

20 AgRg nos EDcl no Ag 1.228.681/RS, Rel. Min. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe de 29/6/2011.

21 AgInt nos EDcl no AREsp 1.374.195/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/05/2020.

22 AgRg no REsp 742.428/DF, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Des. Convocado do TJ/AP), Quarta Turma, DJe 02/02/2010.

23 REsp 742.428/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta Turma, DJ de 4/12/2006.

24 AgInt no AgInt no CC 198.259/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe de 30/9/2024.