A tutela inibitória como instrumento de efetividade do Direito de Patentes

I. Considerações sobre o Direito de Patente

O direito de patente, que pode ser conceituado como outorga, pelo Estado, de um direito de propriedade resolúvel e temporário de exploração exclusiva sobre um bem imaterial, distingue-se, na arquitetura, da propriedade industrial, por conferir ao seu titular não apenas um direito positivo de exploração da invenção, mas, especialmente, uma prerrogativa essencialmente negativa: o direito de excluir terceiros da exploração não autorizada do objeto patenteado.

Tal prerrogativa decorre da própria natureza das patentes: trata-se de bens intangíveis, que, em tese, são passíveis de apropriação por qualquer pessoa caso não houvesse a tutela legal. Diferentemente dos bens corpóreos, que podem ser protegidos fisicamente por seus proprietários e cujo uso é fisicamente limitado, as patentes estão sujeitas à infração a todo momento e por vários infratores ao mesmo tempo, de forma que o elemento essencial de sua existência é o direito de excluir terceiros.

O direito de patente possui assento constitucional, consagrando, o art. 5º, XXIX, os vetores axiológicos da exclusividade, territorialidade e temporalidade, tendo em vista o desenvolvimento econômico e social do país e o interesse social; pilares que garantem o equilíbrio entre o incentivo à inovação tecnológica e o interesse público do desenvolvimento econômico do país e do acesso ao conhecimento. A exclusividade patentária é concedida em troca da revelação pública e suficiente da invenção, o que legitima o monopólio temporário como incentivo à inovação, e não como fim em si mesmo, devendo o direito ser exercido sem abuso, sob pena de utilização de mecanismos de correção, como a licença compulsória (art. 68 da LPI), compatibilizando interesses privados protegidos e incentivados e o interesse social e função social da propriedade.

A esse respeito, diz a doutrina do professor J. J. Gomes Canotilho que o direito conferido pelo art. 5°, XXIX, da Constituição constitui "uma importante função social, na medida que a sua proteção encoraja, a prazo, o desenvolvimento científico, tecnológico e económico dos Estados. O mesmo deve ser interpretado mediante uma referência lógico-sistemática à função social da propriedade e do direito de iniciativa económica privada".¹No mesmo sentido, ensina o professor que a Constituição "insinua a necessidade de harmonização entre a proteção da propriedade intelectual e o desenvolvimento económico e tecnológico".²

Dessa estrutura decorre uma consequência processual relevante - a tutela ressarcitória, por mais bem calculada que seja, jamais recompõe integralmente a posição jurídica do titular, porquanto não é capaz de restaurar o núcleo essencial do direito violado, que é a exclusividade em si. É nesse contexto que a tutela inibitória se afirma como instrumento processual estruturalmente adequado à proteção do direito patentário.

II. A tutela inibitória como instrumento de proteção da propriedade industrial

O conteúdo econômico da patente não reside apenas na possibilidade de exploração direta pelo titular da invenção, mas, sobretudo, na capacidade de impedir, durante o prazo de vigência da patente, a exploração por concorrente ou terceiros não autorizados. Trata-se do direito de exclusão, previsto no art. 42 da LPI, por meio do qual o titular da patente pode obstar o terceiro de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar objeto patenteado ou objeto produzido através de processo patenteado.

A própria LPI prescreve mecanismo específico de tutela provisória inibitória destinado ao exercício do direito de exclusão para, assim, evitar a perpetuação da violação patentária. Nesse sentido, dispõe o art. 209, §1º, da LPI:

Art. 209, §1º, da LPI: "Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória."

A tutela inibitória é o instrumento processual que dá efetividade ao núcleo de exclusividade da patente. Ao prever o direito de exclusão e o instrumento processual para o exercício desse direito (a tutela inibitória), o ordenamento jurídico reconhece que a mera reparação pecuniária posterior ao ilícito é insuficiente para tutelar adequadamente o direito violado: a contrafação, quando consumada e mantida no tempo, corrói a exclusividade que constitui a própria essência econômica da patente e frustra a expectativa legítima de retorno do investimento em pesquisa e desenvolvimento, desestrutura o mercado, propicia a concorrência desleal, permitindo que o comportamento antijurídico seja recompensado comercialmente.

A previsão especial dialoga com o regime geral do CPC, cujos arts. 497, 536 e seguintes, autorizam a concessão de tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de ato ilícito, independentemente da demonstração de culpa ou de dano, mediante a imposição de medidas de apoio e de multa cominatória (astreintes). A convergência entre a norma especial da LPI e a disciplina processual geral evidencia que, em matéria de propriedade industrial, a tutela inibitória não constitui exceção, mas verdadeira regra de tratamento processual adequado ao bem jurídico tutelado.

A jurisprudência tem confirmado a primazia da tutela específica em casos concretos de infração patentária, reconhecendo que a intervenção jurisdicional não se limita a coibir a perda financeira do titular, alcançando também a repercussão negativa que o uso indevido gera no mercado, em prejuízo daqueles concorrentes que pagam regularmente pelas licenças que utilizam:

"Com relação à suscitada inexistência de periculum in mora a amparar a presente tutela de urgência, constatada a violação do direito de propriedade da autora, é dever do Judiciário intervir de modo a ceifar ou, pelo menos, minimizar os danos daí advindos, eis que não se trata de uma simples perda financeira do titular da patente, e sim de toda a repercussão negativa que tal uso indevido gera no mercado, ao existir outras empresas que pagam pelas licenças enquanto as agravantes a utilizam sem a competente remuneração ao titular, além do desestímulo causado àquele que investe para a descoberta de novas tecnologias." (TJ/RJ. Agravo de instrumento 0010313-78.2024.8.19.0000, relatora desembargadora Geórgia de Carvalho Lima, 7º câmara de Direito Privado, j. 1/10/24)

"De fato, a continuidade de eventual violação à propriedade industrial possui reflexos econômicos, consubstanciados no desequilíbrio de mercado, pois aqueles que utilizam invenção alheia, sem a devida contraprestação, se situam em posição mais vantajosa em comparação com os concorrentes que suportam tal ônus, o que permitiria à ré auferir benefícios ofertando produtos com preços mais atrativos do que a concorrência." (TJ/RJ. Agravo de instrumento 0047906-10.2025.8.19.0000, relator desembargador Custódio de Barros Tostes, 10º câmara de Direito Privado, j. 6/5/26.)

O tema ganha destaque no Anteprojeto do Novo Código Civil³, que no art. 927-A, inaugura a ressignificação da responsabilidade civil, sob a ótica da prevenção, erigindo uma preocupação com evitar a ocorrência do dano ou da ilicitude, ao invés de meramente intentar repará-lo, reconhecendo a insuficiência da resposta reparatória em grande parte das situações. O dispositivo, para além, estatui expressamente a tutela inibitória como instrumento para desestimular comportamentos antijurídicos e, assim, evitar ou mitigar a ocorrência de danos:

"Art. 927-A. Todo aquele que crie situação de risco, ou seja responsável por conter os danos que dela advenham, obriga-se a tomar as providências para evitá-los.

(...)

§ 3º Sem prejuízo do previsto na legislação especial, a tutela preventiva do ilícito é destinada a inibir a prática, a reiteração, a continuação ou o agravamento de uma ação ou omissão contrária ao direito, independentemente da concorrência do dano, ou da existência de culpa ou dolo. Verificado o ilícito, pode ainda o interessado pleitear a remoção de suas consequências e a indenização pelos danos causados.

§ 4º Para a tutela preventiva dos direitos são admissíveis todas as espécies de ações e de medidas processuais capazes de propiciar a sua adequada e efetiva proteção, observando-se os critérios da menor restrição possível e os meios mais adequados para garantir a sua eficácia."

III. Patentes essenciais a padrões e os reflexos da tutela inibitória. O ilícito lucrativo e a prática do patent hold out. Pressupostos qualificados da tutela inibitória em sede de SEPs

O tema ganha contornos particularmente sensíveis no campo das patentes essenciais a padrões tecnológicos privados, as denominadas SEPs - Standard Essential Patents, assim entendidas as invenções patenteadas cuja utilização é inevitável para qualquer implementador que pretenda fabricar produtos compatíveis com determinado padrão técnico de interoperabilidade. Isso ocorre, por exemplo, nas tecnologias de telecomunicações, em que dispositivos de diferentes marcas devem conseguir se conectar entre si, o que só é possível caso todos utilizem o mesmo padrão. Em razão dessa essencialidade técnica, os organismos de padronização exigem dos detentores de SEPs o compromisso de licenciamento em termos justos, razoáveis e não discriminatórios, os chamados termos FRAND - Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, como contrapartida à inclusão de sua tecnologia no padrão.

Ressalva-se, contudo, que o implementador não é obrigado a fabricar produtos compatíveis com determinado padrão privado. Trata-se de uma escolha comercial que depende de uma avaliação de risco e retorno. Caso o implementador deseje equipar seus produtos com padrões tecnológicos privados mais avançados, de modo a torná-los mais atrativos ao mercado consumidor, deverá também assumir o ônus de se licenciar perante titulares de patentes.

O fato de uma patente ser essencial a um padrão não diminui o direito patentário - até mesmo por conta da inexistência de condicionamento legal - conservando sua exclusividade e o direito de exclusão. A possibilidade de o titular de patente recorrer ao Poder Judiciário através de tutela inibitória, e não meramente ressarcitória, constitui ferramenta relevante de combate à prática do ilícito lucrativo/inadimplemento eficiente, consistente na conduta adotada por determinados agentes econômicos com o objetivo de evitar ou postergar o pagamento de royalties pelo maior tempo possível, enquanto equipamentos que infringem SEPs continuam sendo comercializados no mercado. No plano comparado, esse comportamento é identificado como patent hold out. A experiência mundial demonstra que a via judicial é a exceção, e não a regra: estima-se que 97% das licenças relativas à utilização de patentes sejam alcançadas sem necessidade de litígio, sendo residual (3%) o percentual de disputas que chegam ao Judiciário, justamente nas hipóteses em que uma das partes opta por utilizar tecnologia alheia sem a devida remuneração pelo maior tempo possível⁴. Nessa reduzida parcela de casos, o ajuizamento da ação de infração é o último recurso do titular diante da recalcitrância do implementador em negociar uma licença de boa-fé, sendo usual que a petição inicial demonstre a notificação da infração patentária, a oferta da licença específica, o histórico de tentativas de negociação prévia, inclusive quanto à eventual oferta de solução da controvérsia pela via arbitral, a fim de bem demonstrar a adoção de medidas para o licenciamento em termos FRAND.

Consequentemente, uma defesa baseada no uso abusivo do direito de excluir decorrente de uma patente essencial a um padrão privado exige uma demonstração concreta de que se trate efetivamente de uma patente cuja não implementação é inviável, da tentativa de o infrator adquirir a licença e a recusa injustificada ao licenciamento ou discriminação de natureza anticoncorrencial, cabendo a ele o ônus de comprovar, de forma efetiva, sua conduta ativa no sentido de obter a licença previamente à utilização da invenção. Nesse sentido:

"A caracterização da boa-fé objetiva no processo de licenciamento de patentes essenciais exige obrigações recíprocas dos agentes econômicos. Enquanto o titular deve formular oferta razoável e compreensível, o implementador da tecnologia tem o ônus de comportar-se de forma diligente e cooperativa. A recusa genérica das agravantes, desacompanhada de qualquer contraproposta formal por escrito, revela inequívoca recalcitrância e caracteriza a conduta abusiva de hold-out, pela qual usufruem de vantagem concorrencial indevida sem o respectivo adimplemento de royalties." (TJ/RJ. Agravo de instrumento 0033842-58.2026.8.19.0000, relator desembargador André Luiz Cidra, 20º câmara de Direito Privado, j. 16/7/26.)

Hipótese outra, que retirasse do titular de patente essencial a possibilidade de excluir terceiros de seu uso, equivaleria a negar a própria essência do que é a patente, sua dimensão essencialmente negativa, propiciando a adoção da estratégia antijurídica do patent hold out, permitindo ainda o esvaziamento do direito de exclusão sem a exigência da demonstração da boa-fé negocial por parte do infrator.

No cenário de frustração da negociação por comportamento desidioso do infrator, a tutela provisória inibitória desponta como o instrumento processual apto a impedir a perpetuação da violação, sob pena de se tornar economicamente vantajoso ao implementador postergar indefinidamente o pagamento pela licença, para, somente após anos de litígio, ser eventualmente condenado a restituir o titular em montante equivalente ao que seria devido a título de licença desde o início. Isso, logicamente, constitui ilícito lucrativo e privaria o titular do usufruto do núcleo essencial de seu direito de exclusividade, notadamente diante da inexistência de indenização punitiva no ordenamento brasileiro.

No ponto, convém reforçar que a tutela inibitória cumpre função relevante de estimular o infrator a negociar de boa-fé para obtenção de uma licença, bem como desestimulá-lo de adotar comportamentos protelatórios, evitando o chamado inadimplemento eficiente. A ausência de um mecanismo de inibição estimularia o infrator a praticar o hold-out sem que houvesse qualquer instrumento capaz de incentivá-lo a respeitar o direito alheio.

Some-se a própria característica da temporalidade do direito de patente. Ora, a patente é um privilégio de exclusividade temporário, em troca da revelação do invento. Os depositantes de patentes, hoje, já se veem às voltas com a própria demora do INPI em efetivar o registro patentário, consumindo tempo de exclusividade. A restrição à tutela inibitória funcionaria como um duplo desestímulo, penalizando o inventor, e restringindo ainda mais a fruição da exclusividade patentária, premiando o infrator que, enquanto discute a reparação, continua a se locupletar do ilícito.

IV. A tutela inibitória como fator de segurança jurídica e de incentivo à inovação

A efetividade da tutela de direitos patentários no país é pressuposto para a manutenção do incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. Empresas que investem em inovação, além dos custos elevados, assumem riscos significativos associados aos seus projetos, de modo que a segurança jurídica proporcionada pela proteção patentária figura entre os principais fatores não só de estímulo a esses investimentos, mas também da própria continuidade dessas empresas. Afinal, a impossibilidade de se obter retorno financeiro sobre os investimentos causa danos irreparáveis às empresas inovadoras, que muitas vezes vivem dos retornos pelo uso de sua propriedade industrial, comprometendo sua subsistência. Dessa forma, a tutela inibitória se justifica também sob a ótica do princípio da preservação da empresa.

O ambiente de inovação é diretamente influenciado pela confiança de investidores e desenvolvedores na estabilidade e na eficácia dos mecanismos legais de proteção da propriedade intelectual. Quando essa proteção se revela ineficaz na prática, tal confiança é afetada, comprometendo a segurança jurídica dos agentes econômicos que pretendam desenvolver negócios no país. Como corolário, o retorno sobre o investimento torna-se incerto e menos previsível, o que desestimula o aporte de recursos no desenvolvimento de novas tecnologias.

A tutela inibitória, nesse sentido, não protege apenas o interesse individual do titular da patente, mas cumpre função sistêmica de preservação do próprio ambiente concorrencial e inovador do país. O simples fato de uma patente ser reconhecida como essencial a um padrão privado de interoperabilidade não desnatura ou mitiga a necessidade de proteção patentária, sendo essencial a garantia da possibilidade do exercício do direito de exclusão, especialmente quando demonstrada a oferta do licenciamento e a utilização indevida da tecnologia protegida, a fim de que se reconheça e respeite o núcleo mínimo do direito de patente, diante mesmo de sua temporalidade.

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1. CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MACHADO, Jónathas. A questão da Constitucionalidade das Patentes "Pipeline" à Luz da Constituição Federal Brasileira de 1988. Coimbra: Almedina, 2008, p. 85.

2. CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MACHADO, Jónathas. Op. cit., p. 87.

3. https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/166998#tramitacao_11001813

4. Cf. https://lesi.org/wp-content/uploads/2025/06/LN_11_5346-Mattisp.181-184.pdf