Prejudicialidade externa em ações de patente: A inflexão qualificada da regra da suspensão facultativa

O processo civil brasileiro contemporâneo, quando aplicado a conflitos de propriedade industrial, lança luz sobre discussões de inegável relevo. Dentre elas, figura com frequência a suspensão por prejudicialidade externa em ações de patente - tema cuja jurisprudência permanece em construção e que ganhou novos contornos com o REsp 2.282.243/SP.

Em 12 de agosto de 2026, o ministro Humberto Martins proferiu decisão, já transitada em julgado, no recurso especial aludido para reformar acórdão do TJ/SP e determinar a suspensão de ação indenizatória em trâmite na Justiça Estadual até a solução da ação declaratória de nulidade da patente pendente perante a Justiça Federal¹. Antes de examinar os fundamentos e as possíveis repercussões da decisão, convém reconstituir o histórico do feito.

Na origem, trata-se de ação de infração de patente ajuizada em 2021 perante a Justiça Estadual de São Paulo, por meio da qual o titular do privilégio deduziu pretensão indenizatória decorrente da exploração indevida do invento. Em 2024, ajuizou-se, perante a Justiça Federal, ação declaratória de nulidade do mesmo título. Requerida a suspensão do feito estadual com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido e o TJ/SP desproveu o agravo de instrumento, consignando que a patente é ato administrativo dotado de presunção de validade e que, na demanda anulatória, não fora concedida tutela de urgência apta a suspender-lhe os efeitos. Rejeitados os embargos de declaração, adveio o recurso especial, no qual se sustentou a imperiosidade do sobrestamento diante do risco de decisões conflitantes.

Sobreveio, então, a decisão do ministro Humberto Martins que, de um lado, reitera a orientação corrente segundo a qual a suspensão por prejudicialidade externa não é, em regra, obrigatória; mas, de outro - e aqui reside o interesse do julgado -, corrobora o entendimento de que esse juízo de conveniência sofre inflexão qualificada quando a questão prejudicial envolve a validade de patente, em razão da repartição de competências estabelecida pela lei 9.279/96.

Dois pontos merecem especial destaque. O primeiro é a qualificação atribuída à presunção de validade do ato administrativo de concessão, invocada na origem para autorizar o prosseguimento do feito estadual e relida, pela decisão, como circunstância que não obsta por si só o sobrestamento. O segundo é que a suspensão da ação de infração foi determinada a despeito de haver sido indeferido, na demanda anulatória, o pedido de tutela de urgência para obstar a oponibilidade da patente sub judice - pressuposto que parte da doutrina² e da jurisprudência³ reputa indispensável.

Para compreender o alcance desses dois pontos, convém retroceder à regra geral aplicável à prejudicialidade externa⁴. A suspensão, em regra, não é obrigatória porque o instituto possui uma natureza essencialmente lógica - a relação de dependência entre as causas não retira do julgador da causa dependente a possibilidade de sopesar, ele próprio, a conveniência da paralisação diante da natureza da questão prejudicial e do tempo provável de sua resolução.

Nada obstante, o ministro Humberto Martins assentou que essa premissa, pensada para a maioria dos casos, não pode ser transposta sem ajustes às ações de propriedade industrial - em que a questão prejudicial, isto é, a ação de nulidade do mesmo título, está submetida a juízo de competência absoluta diversa daquele perante o qual tramita a ação de infração⁵.

Ao lado da competência, a decisão se apoia na relevância da ação de nulidade mesmo considerando a possibilidade de arguição incidental de nulidade em ação de infração, considerando suas diferentes consequências. Enquanto, na nulidade incidental, a nulidade seria reconhecida inter partes apenas para afastar pretensão indenizatória, na ação de nulidade autônoma, a declaração de nulidade teria efeito erga omnes, operando desde o depósito do respectivo pedido, nos termos do art. 48 da LPI. Sendo assim, sobrevindo a procedência da ação anulatória, a causa de pedir da demanda indenizatória se esvazia, e a perícia técnica realizada perante a Justiça Estadual perde utilidade.

Portanto, há efetivo risco de sobrevir condenação transitada em julgado apoiada em direito que, por força da retroatividade legal, será tido por inexistente desde antes do ajuizamento da ação de infração. A decisão registra, nesse contexto, que o laudo pericial produzido no feito estadual apontou ausência de atividade inventiva no título, ainda que não homologado.

É contra esse pano de fundo que se compreende o tratamento conferido à presunção de validade do ato administrativo de concessão. Vinha-se decidindo que a presunção autorizava o prosseguimento do feito estadual, porque a patente produz seus efeitos enquanto não desconstituída, incumbindo ao réu obter na via própria a suspensão de sua eficácia. O acórdão recorrido seguiu essa orientação e acrescentou que o indeferimento da tutela de urgência na ação de nulidade confirmaria a subsistência dos efeitos do título. A decisão do STJ não afasta a presunção de validade do ato administrativo do INPI que concedeu a patente, mas retira seu status de fator decisivo para sobrestar a demanda dependente.

A orientação encontra antecedente relevante. Em 2019, ao julgar o REsp 1.558.149/SP, a 3ª turma assentou que configura prejudicialidade externa a pendência de processo em que se discute a nulidade da patente sobre a qual se funda o objeto principal da lide, ainda que a parte não integre a demanda anulatória, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais⁶. O ministro Marco Aurélio Bellizze consignou ali que a faculdade de arguir a nulidade como matéria de defesa, prevista no art. 56, § 1º, da LPI, há de ser interpretada em harmonia com as regras de competência absoluta - tema que a 2ª seção viria a enfrentar em 2024, ao admitir a arguição incidental com reflexos inter partes⁷.

Ao fim e ao cabo, o REsp 2.282.243/SP está longe de encerrar a controvérsia, mas certamente servirá de munição nas discussões em aberto sobre o tema. Suas razões sinalizam a possibilidade de suspensão da ação de infração sem que o juízo federal tenha se pronunciado sobre a nulidade e sem que o réu tenha obtido tutela de urgência na anulatória.

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1. STJ, REsp 2.282.243/SP, rel. min. Humberto Martins, decisão monocrática, publicada em 12/8/2026.

2. MAZZOLA, Marcelo; RIBEIRO, Nathalia. A prejudicialidade externa em ações de propriedade industrial. Dispersão jurisprudencial. Necessidade de afetação do tema pelo STJ. Migalhas de Peso, 9/12/2025. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/446033/a-prejudicialidade-externa-em-acoes-de-propriedade-industrial

3. Agravo de Instrumento nº 2098733-93.2025.8.26.0000, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 26.11.2025; Agravo de Instrumento nº 2136327-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 20.1.2021; Agravo de Instrumento nº 2237926-41.2016.8.26.0000, Rel. Desa. Viviani Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.2.2017; e Agravo de Instrumento nº 2139344-40.2015.8.26.0000, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 6.4.2016.

4. AgInt no AREsp 1.709.685/RJ, rel. min. Raul Araújo, 4ª turma, DJe de 23/4/2021; AgInt no REsp 1.894.500/SP, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª turma, DJe de 10/6/2021.

5. Arts. 57 e 175 da lei 9.279/96, c/c art. 109, I, da CF/88. Sobre a competência absoluta em matéria de nulidade de registro, veja-se o Tema 950/STJ, firmado no REsp 1.527.232/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, 2ª seção, DJe de 5/2/2018.

6. REsp 1.558.149/SP, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª turma, DJe de 3/12/2019. Linha reafirmada no REsp 1.940.037/SP, rel. min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª turma, DJe de 22/6/2023.

7. EREsp 1.332.417/RS, rel. min. Nancy Andrighi, 2ª seção, DJe de 18/6/2024.