STJ analisa uso da marca "Perdigão" por indústria de calçados

Em sessão virtual, os ministros da 3ª turma do STJ começaram a julgar se indústria de calçados poderá usar a marca "Perdigão". A empresa atua na cidade de Perdigão/MG, e usa o nome desde 1993. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, votou no sentido de permitir o uso. O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva pediu vista.

Indústria de calçados recorre de decisão do TRF-2 que manteve a impossibilidade de registro da marca Perdigão, em razão de titularidade da Perdigão Agroindustrial, concluindo ser prática de aproveitamento parasitário, com consequente enriquecimento sem causa, além de diluição da marca famosa.

A empresa alega não ser cabível a aplicação da teoria da diluição, sendo as duas marcas separadas pelo princípio da especialidade, por terem suas atividades em segmentos distintos de mercado - alimentício e vestuário, e por ser fabricante de calçados desde 1993, com seus produtos ostentando a marca Perdigão em razão do nome da cidade onde está sediada (Perdigão/MG).

O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que decisão do INPI de reconhecimento de alto renome a uma marca, que tem efeitos apenas prospectivos, conforme entendimento do Tribunal, não tem condão de atingir marcas já depositadas à época em que publicada a decisão administrativa de seu reconhecimento.

O ministro destacou que a marca agroindustrial, embora famosa, não gozava de alto renome à época. O ministro explicou que a proteção contra diluição se encontra umbilicalmente relacionada a marca denominada de alto renome.

"Se uma marca não teve reconhecido esse status, ainda que seja famosa, não pode impedir registro da mesma marca, em seguimentos mercadológicos distintos, sem que haja a possibilidade de confusão."

Sanseverino ressaltou que a regra do art. 125 da LPI, ao prever exceção ao princípio da especialidade, conferindo à marca de alto renome proteção em todos os ramos de atividade, configura a positivação, no ornamento jurídico, da proteção contra diluição.

Para o ministro, no caso concreto, não há indício de má-fé por parte dos concorrentes, considerando que a marca vem usando há mais de 30 anos para designar calçados na cidade de Perdigão.

Assim, deu provimento ao recurso especial. Após o voto, pediu vista o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

• Processo: REsp 1.787.676