STJ: Marca de cachaça “João Andante” é semelhante a “Johnnie Walker”

A empresa dona do whisky “Johnnie Walker” conseguiu manter a proibição da fábrica de cachaça “João Andante” de usar a marca. A 3ª turma do STJ manteve decisão do TJ/SP que considerou que embora as partes comercializem bebidas destiladas distintas, não se pode desconsiderar o evidente parasitismo. A fabricante mineira terá de pagar danos morais em R$ 50 mil.

A ação das empresas do whisky “Johnnie Walker” pede que as empresas fabricantes da cachaça “João Andante”, parem de fabricar, distribuir e comercializar o produto. Alegam que essa semelhança vem causando prejuízos e danos à imagem e reputação de sua marca.

O TJ/SP considerou que, embora as partes comercializem bebidas destiladas distintas, voltadas a públicos diferentes (o que impede a confusão entre os consumidores), não se pode desconsiderar o evidente parasitismo da marca famosa, e o risco de sua diluição.

“Ainda que a marcadas rés tenha buscado inspiração em outras referências, constitui nítida paródia da marca das requerentes registro da marca ‘João Andante’ que, ademais, foi anulado pelo INPI.”

Diante disso, o Tribunal considerando a reprovabilidade da conduta da fabricante, fixou indenização no valor de R$ 200 mil, “suficiente à reparação dos prejuízos de ordem extrapatrimonial causados e, principalmente, apta a inibir a prática danosa”.

Recurso no STJ

Ao STJ, o advogado da empresa de whisky ressaltou em sustentação oral que não se trata de somente confusão, e sim, de associação. Para ele, a afirmação da fabricante de cachaça de que se trata de uma paródia, é uma confissão.

Por outro lado, o advogado da empresa de cachaça sustentou que o consumidor não confundiria um whisky com uma cachaça: “o perfil é distinto, o canal é distinto, o segmento é distinto e a observação das marcas não gera qualquer similitude”. Ele destacou, ainda, que a paródia foi feita por terceiro e que a empresa não investe em marketing.

O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, salientou que o exame das razões recursais demandaria exame dos aspectos fáticos, o que não é viável por óbice da Súmula 7.

“Conforme jurisprudência do STJ, os danos morais oriundos da violação da marca registrada, decorrem diretamente da prática do ato ilícito, sendo despicienda a efetiva comprovação do abalo.”

Para o ministro, porém, o valor dos danos morais foi exorbitante. Assim, deu parcial provimento aos recursos para minorar a indenização de R$ 200 mil para R$ 50 mil.

• Processo: REsp 1.881.211