Quando a colidência entre marcas é identificada apenas depois que um negócio já cresceu em torno de determinado nome, o problema deixa de ser apenas administrativo e pode alcançar o Judiciário.
A jurisprudência reconhece, em determinadas hipóteses de uso indevido de marca, a possibilidade de configuração de dano moral in re ipsa, enquanto os danos materiais são apurados segundo os critérios previstos em lei.
Escolher bem começa antes do depósito
O que acontece quando uma empresa deposita um pedido de registro de marca sem verificar adequadamente se o nome escolhido pode colidir com sinais anteriores?
A resposta pode surgir apenas depois. Quando a marca já possui loja, site, contratos, clientela, investimentos em publicidade e reconhecimento no mercado, um titular de direito anterior pode questionar sua utilização.
A concessão do registro pelo INPI é fundamental para a proteção marcária, mas não elimina, por si só, todas as possibilidades de conflito. Determinados riscos podem não ser identificados em uma pesquisa superficial ou depender de circunstâncias concretas relacionadas ao uso da marca e à atuação das empresas envolvidas.
Nesse momento, o risco muda de natureza.
Enquanto o pedido está em trâmite, questões relacionadas a anterioridades podem ser discutidas no âmbito do próprio procedimento administrativo. Depois que a empresa já consolidou sua operação sob determinado sinal, o conflito pode alcançar o Poder Judiciário, inclusive por meio de medidas destinadas à abstenção de uso e pedidos de indenização.
O dano pode ser reconhecido a partir da própria violação
A jurisprudência do STJ admite, em determinadas situações de uso indevido de marca, a ocorrência de dano moral in re ipsa, ou seja, presumido a partir da própria violação, sem necessidade de demonstração de prejuízo moral específico. Esse entendimento foi reconhecido, entre outros precedentes, no REsp 1.327.773/MG.
Os danos materiais seguem lógica distinta. O art. 210 da lei 9.279/1996 estabelece critérios para sua apuração, considerando, conforme o caso, os benefícios que o titular teria auferido, os benefícios obtidos pelo infrator ou a remuneração que seria devida pela concessão de licença.
Na prática, a exposição pode envolver:
Dano moral: Pode ser reconhecido a partir da própria violação, conforme as circunstâncias do caso;
Dano material: Depende de apuração segundo os critérios previstos na legislação;
Abstenção de uso: A empresa pode ser obrigada a interromper a utilização do sinal, inclusive mediante decisão judicial no curso do processo.
O risco, portanto, não está apenas na possibilidade de pagamento de uma indenização. Está também na necessidade de interromper o uso de uma marca que já integra a identidade e a operação da empresa.
O crescimento multiplica a exposição
Quanto mais a empresa se expande, por meio de novas praças, franquias, marketplaces, parcerias ou campanhas de maior alcance, maior tende a ser a exposição do sinal perante consumidores, concorrentes e titulares de direitos anteriores.
O problema pode surgir justamente quando a empresa menos pode se dar ao luxo de mudar de nome: durante uma expansão, uma negociação relevante, o lançamento de um produto ou a estruturação de uma nova operação.
Quanto maior o investimento realizado na marca, maior tende a ser também o custo econômico e estratégico de uma eventual mudança.
Por que a pesquisa de anterioridade é decisiva
Uma pesquisa tecnicamente adequada não deve se limitar a verificar se existe outra empresa utilizando exatamente o mesmo nome.
A análise deve considerar diferentes formas de aproximação entre os sinais, entre elas:
Semelhança fonética: Sinais com grafias diferentes, mas com pronúncia semelhante;
Semelhança gráfica: Elementos visuais ou estruturas capazes de gerar associação, especialmente nas marcas mistas;
Semelhança ideológica: Expressões distintas que evocam ideias ou conceitos semelhantes, inclusive quando utilizadas em idiomas diferentes;
Afinidade mercadológica: Produtos ou serviços que, embora não sejam idênticos, apresentem relação suficiente para gerar risco de confusão ou associação indevida.
O próprio Manual de Marcas do INPI estabelece que a análise da possibilidade de colidência considera os aspectos gráfico, fonético e ideológico dos sinais, juntamente com a análise da afinidade mercadológica.
A classificação dos produtos e serviços é relevante, mas não deve ser analisada de maneira isolada. Na avaliação da afinidade mercadológica, o INPI considera, entre outros fatores, a natureza dos produtos ou serviços, sua finalidade, complementariedade, concorrência ou permutabilidade, canais de distribuição e público-alvo.
Por isso, duas marcas podem apresentar riscos de conflito mesmo quando estão depositadas em classes diferentes, desde que exista relação suficiente entre os mercados e possibilidade de confusão ou associação indevida.
Além da identificação das anterioridades, a interpretação dos resultados exige avaliar:
- Força distintiva: o grau de diferenciação dos sinais encontrados;
- Proximidade das atividades: a relação efetiva entre produtos, serviços e mercados;
- Extensão da proteção: o alcance dos direitos associados às marcas identificadas;
- Risco de confusão ou associação: a possibilidade concreta de o consumidor relacionar os sinais ou acreditar que possuem a mesma origem empresarial.
Assim, uma pesquisa que responde apenas "existe ou não existe" entrega somente parte da análise.
A pesquisa de anterioridade é, portanto, uma ferramenta de prevenção. Ela não representa garantia absoluta de concessão do registro, mas permite identificar obstáculos e avaliar riscos antes que investimentos significativos sejam realizados em torno de um nome.
Para contadores e advogados, o valor está em antecipar
O cliente raramente chega ao contador ou ao advogado perguntando se existe risco de colidência naquele nome. Ele chega para abrir uma empresa, lançar um produto, estruturar um novo negócio ou expandir uma operação - e, muitas vezes, trata a escolha da marca como apenas mais uma etapa desse movimento.
Reconhecer quando essa escolha exige uma pesquisa técnica, e não apenas uma busca rápida na base de dados do INPI, é uma entrega consultiva relevante.
Não se trata de substituir o profissional especializado em propriedade industrial, mas de identificar, antes do investimento, quando o risco merece uma análise aprofundada e traduzi-lo para o cliente em termos empresariais.
Essa atuação preventiva é relevante tanto para o negócio que está nascendo quanto para aquele que já opera há anos sob um nome que nunca passou por uma análise de viabilidade.
A proteção começa antes do depósito
A pesquisa de anterioridade não impede o crescimento. Ao contrário: permite que a empresa cresça com maior segurança, conhecendo os riscos relacionados ao nome escolhido e avaliando se a marca possui condições de sustentar esse crescimento.
Em propriedade industrial, prevenir pode ser significativamente menos custoso do que reconstruir uma marca depois que ela já se tornou parte do patrimônio e da identidade de uma empresa.
A proteção, portanto, começa antes do depósito.
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INPI. Manual de Marcas. Exame do requisito da disponibilidade do sinal marcário.
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial.
STJ. REsp 1.327.773/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018.