Grifes, marcas e especialidade

Introdução

Recentemente, o STJ¹ negou provimento ao agravo em recurso especial interposto pela grife italiana Prada S.A. que buscava a abstenção do uso da marca “PRADA ASSESSORIA” voltada para serviços de consultoria financeira e gestão de patrimônio de terceiros e fundos empresariais.

Ainda que o Tribunal da Cidadania tenha considerado a análise de confusão mercadológica, imitação gráfica, notoriedade setorial e má-fé em registro de domínio obstada pela sua súmula de número 7, o acórdão pautou-se pela observância da especialidade de proteção² como fundamento do sistema marcário.

O acórdão enveredou pelos vetores (a) da restrição da exclusividade de uso do signo distintivo ao mercado pertinente; e da (b) necessidade de avaliação pela administração pública quanto à atribuição da proteção especial de alto renome.³

A especialidade como âmbito de incidência da proteção

A titularidade/propriedade da marca não garante a exclusividade sobre o signo em si, mas à sua aplicação a determinado produto ou serviço⁴. A exclusividade, portanto, está restrita ao segmento no qual o signo distintivo foi efetivamente depositado perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O êxito na construção da reputação de determinado sinal em certo segmento não se estende automaticamente a outros: está circunscrito à atuação econômica do titular. O prestígio da grife milanesa no ramo da moda e de grife, conforme posto pelo STJ e pelo TJ/SP⁵, não lhe permite interromper o uso de signo semelhante em ramo de atuação diverso - para serviços de assessoria financeira explorados pela sociedade PRADA ASSESSORIA LTDA.

Ressalta-se que mesmo em segmentos afins, a ausência de identidade objetiva entre os produtos/serviços comercializados não justificaria a abstenção de uso por outro agente econômico de signo idêntico. Por essa razão, em eventual contenda envolvendo a grife italiana, os produtos por ela comercializados (“artigos de luxo”) não seriam passíveis de confusão com roupas e acessórios de uso corriqueiro ou esportivo⁶. Ausente a possibilidade de confusão ou de associação errônea entre os consumidores⁷, prestigia-se a livre iniciativa (CFRB, Art. 170).

Exceção à especialidade demanda análise do INPI

A exceção à especialidade seria o reconhecimento do alto renome da marca registrada, também objeto do agravo em comento. A referida proteção especial do art. 125 se legitima quando determinada marca registrada é dotada de notoriedade excepcional⁸ a justificar uma exceção à especialidade.

Pela sua natureza extraordinária, o reconhecimento deve ser analisado pelo INPI, conforme o processo descrito nos arts. 63 e seguintes da portaria/INPI/PR 8 de 2022. A autarquia, portanto, é o ente técnico qualificado para a aferição in concreto dos pedidos de reconhecimento do status de alto renome às marcas.

Assim sendo, parece acertada a decisão do TJ/SP, corroborada pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania, ao rechaçar a possibilidade de o poder Judiciário substituir a análise administrativa do INPI, em observância à separação dos poderes.⁹

Conclusões

Os clames da agravante famosa se fundam no prestígio construído pelos signos distintivos por ela empregados na sua atividade econômica. Contudo, ainda que seu reconhecimento se dê no ramo da moda e da grife, ele, por si só, não é capaz de superar os alicerces dos sistemas marcário e concorrencial. A especialidade garante que o titular tenha exclusividade (i) sobre sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (LPI, art. 122) no (ii) segmento de atuação, especificado no ato do depósito do pedido de registro. A excepcionalidade¹⁰ do direito de exclusividade sobre signos distintivos encontra justificativa justamente na estreiteza de seus limites, uma vez que representa restrição à livre iniciativa e à liberdade dos agentes econômicos de se valerem de sinais na identificação de suas atividades, produtos e serviços.

A tutela marcária não se destina, portanto, à proteção exclusiva dos interesses de seu titular, devendo harmonizar diferentes núcleos de interesse: de um lado, os demais agentes econômicos, no exercício da livre iniciativa; de outro, os consumidores, que, na ausência de risco de confusão ou de associação indevida, se beneficiam da ampliação da oferta e da diversidade de bens e serviços disponíveis no mercado.

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1 STJ, 4ª Turma, Min. João Otávio de Noronha, AREsp 2.989.324/SP, DJ 09.02.2026.

2 “Vale lembrar que um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim, se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói.” (BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas: Uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008. p. 197).

3 A agravante também apresentou reclames quanto ao (c) emprego de patronímico pela agravada, alicerçada na vedação do inciso XV do art. 124 da Lei da Propriedade Industrial (“LPI”), tema afeito à distintividade do nome próprio e; (d) a proteção especial constante no artigo 126 da LPI e artigo 6º, bis, I, da Convenção da União de Paris para marcas notoriamente conhecidas, exceção ao princípio da territorialidade.

4 SILVEIRA, Newton; SANTOS JÚNIOR, Walter Godoy. Sinais distintivos. São Paulo: Quartier Latin, 2021. p. 52.

5 “O Tribunal de origem, contudo, afirmou expressamente que a marca da recorrente é notoriamente conhecida apenas no ramo da moda e da alta costura, não se estendendo aos serviços de assessoria financeira explorados pela recorrida na classe 35. Destacou, ainda, que a comparação visual e gráfica entre as marcas não revelou imitação, concluindo pela inexistência de violação à propriedade industrial” (STJ, 4ª Turma, Min. João Otávio de Noronha, AREsp 2.989.324/SP, DJ 09.02.2026).

6 “É por isso que Gama Cerqueira afirma que o uso de marca idêntica à registrada, para distinguir produtos diversos e inconfundíveis, é lícito, de acordo com o princípio da novidade relativa e da especialidade das marcas“. (TJSP, 1.ª Câmara, Ap 103.992-4/1, Des. Relator Alexandre Germano, julg. 26.9.2000. Revista dos Tribunais | vol. 786 | p. 261 | abr. 2001 | JRP\2001\794.)

7 “A proteção da marca, seja ela de alto renome ou não, busca evitar a confusão ou a associação de uma marca registrada a uma outra, sendo imprescindível que a violação ao direito marcário cause confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo do seu titular.” (STJ, 3ª Turma, REsp 1.874.635/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/08/2023).

8 “Para que seja conferida proteção ultramerceológica, necessário se faz que a marca seja dotada de notoriedade excepcional. Por esta espécie de notoriedade está a se exigir, grosso modo, que a marca seja conhecida como signo distintivo para assinalar determinados produtos ou serviços, pelo público em geral, e que transmita valores positivos e estimados por este último.” (MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. Marcas de alto renome: abordagem conforme a legislação brasileira. Curitiba: Ed. Juruá, 2013. p. 108).

9 “Da mesma forma que ocorre com a marca de alto renome, compete ao INPI avaliar a marca como notoriamente conhecida, caracterizando malferimento ao princípio da separação dos poderes - e, consequentemente, invasão na seara do mérito administrativo da autarquia federal - qualquer digressão do Poder Judiciário a esse respeito.” (STJ, 4ª Turma, REsp 1.583.007/RJ, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, DJ 20.04.2021).

10 FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010. p. 342.