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O Direito à compensação in natura em razão da mora administrativa injustificada: Abordagem da responsabilidade civil estatal na condução dos processos administrativos de concessão de patentes

Decisão reconhece mora do INPI e garante compensação com ajuste no prazo de patente, reforçando dever estatal de eficiência e proteção à inovação.

9/4/2026
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Em 10 fevereiro de 2026, a 4ª vara Federal Cível da seção Judiciária do Distrito Federal proferiu decisão de relevante impacto no debate sobre os efeitos jurídicos da mora administrativa na concessão de patentes. No âmbito da ação 1028978-18.2022.4.01.3400, o Juiz proferiu nova sentença para reconhecer a mora injustificada da Administração Pública para concluir a análise do pedido de patente e julgar procedente o pedido compensatório feito pela parte autora, determinando que o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial emita nova carta patente com novo prazo de vigência, ajustado proporcionalmente ao atraso administrativo.

O processo envolvia pedido depositado em 2001, cujo exame fora requerido em 2004, mas somente veio a ser concluído em 2017, ou seja, após mais de 16 anos de tramitação administrativa. O juízo da 4ª VF/DF entendeu que, durante esse período, o titular teria atuado de maneira diligente, não dando causa ao atraso, que foi imputado apenas ao INPI, que não conseguiu apresentar justificativa jurídica plausível para tal demora. O juízo entendeu que o INPI deixou de cumprir com o seu dever de decisão, bem como de observância à razoável duração do processo, prolongando indevidamente o procedimento, o que ensejaria dano ao titular, uma vez que durante a tramitação do pedido de patente, o depositante possui uma mera expectativa de direito, ao passo que o direito de patente nasce com a concessão. Com isso, há a necessidade de compensar o administrado, com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

No caso, apesar de a tramitação do pedido de patente ter durado mais de 16 anos, ela havia sido concedida enquanto vigia ainda o regime de prazo estabelecido pelo antigo parágrafo único do art. 40 da lei 9.279/1996 (“lei de propriedade industrial” ou “LPI”), que garantia prazo mínimo de dez anos a partir da concessão da patente, caso o processo administrativo durasse mais de 10 anos ao todo. Esse dispositivo mitigava parcialmente o prejuízo decorrente do atraso do INPI, que é sistemático e reconhecido não só pelo Judiciário1, como pelos órgãos de controle, especialmente o TCU2 e pelo próprio INPI.

Contudo, com o julgamento da ADIn 5.529 pelo STF em 2021 e a posterior revisão administrativa promovida pelo INPI, essa compensação foi suprimida, antecipando-se de forma significativa o término da vigência da patente, o que motivou a titular a buscar no Poder Judiciário a compensação específica pelos danos causados a ela pela mora administrativa. A ação judicial buscou, assim, o reconhecimento da mora injustificada e a recomposição proporcional do prazo em função do tempo de atraso injustificado.

Na decisão, o magistrado reconheceu a violação aos prazos legais para que o INPI desse andamento ao processo administrativo. Além disso, ele entendeu que, durante a pendência do pedido de patente, o depositante possui apenas uma expectativa de direito, o que caracteriza a existência de dano pelo atraso injustificado, já que o depositante não possui os mesmos meios de utilizar o direito de patente durante o processamento.

Por essas razões, o Juiz concluiu pela responsabilização do INPI. Mais do que isso, afirmou que o julgamento da ADIn 5.529 não afastou a possibilidade de responsabilização estatal em hipóteses concretas, distinguindo a vedação à prorrogação automática (que foi declarada inconstitucional) da recomposição fundada em análise individualizada, pois o STF, mesmo para patentes farmacêuticas, resguardou os efeitos concretos da declaração de inconstitucionalidade do antigo p.u. do art. 40 da LPI.

Essa nova sentença da 4ª vara federal - a 3ª favorável ao ajuste do prazo de patentes dentre cerca de 39 sentenças - traz um ponto de partida para refletir sobre o direito à compensação in natura, na forma de ajuste do prazo de patentes, como recomposição pela mora administrativa no ordenamento brasileiro contemporâneo, especialmente sob a luz do julgamento do STF na ADIn 5.529.

O direito à propriedade industrial e a implicação da mora na concessão da patente

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, XXIX, o direito temporário de propriedade de inventos industriais, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico. Por sua vez, com a ratificação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (“Acordo TRIPS”), em 1994, pelo decreto 1.335, de 30 de dezembro de 1994, e a promulgação da LPI, em 1996, ficou-se estabelecido que para o direito de propriedade industrial temporário, especificamente em patentes de invenção, a proteção se daria por um prazo mínimo de 20 anos, contados do depósito do pedido de patente.

Assim, o direito de propriedade industrial é, sem dúvidas, um direito fundamental cuja fruição depende, de modo essencial, do fator tempo. Por sua vez, o fator tempo possui uma dupla função: de um lado, possibilitar que a sociedade acesse a tecnologia e, de outro, possibilitar que o inventor obtenha seu retorno pelo investimento em inovação - o tempo de proteção deve equilibrar os dois lados da balança, a fim de garantir incentivo à inovação (objetivo principal da proteção à propriedade industrial) e atender o mercado.

Considerando isso, a proteção patentária não se resume à titularidade formal de uma invenção, mas pressupõe que o inventor poderá usufruir dessa proteção ao longo do tempo que lhe foi dado. É, portanto, necessário que o Estado assegure a possibilidade dessa fruição plena por esse período, sem a qual não é efetivado o direito fundamental tutelado.

Tal garantia implica não só a existência de mecanismos que permitam ao titular fazer valer o seu direito perante terceiros, mas também, antes disso, a celeridade na condução do processo administrativo de concessão da patente, pois, o tempo, mais uma vez, é o fator chave para a proteção, especialmente quando se entende que, inevitavelmente, parte desse prazo ocorrerá durante a tramitação desse processo, já que a lei define que, se concedida a patente, o prazo de proteção é contado a partir do depósito do seu respectivo pedido (art. 4º, caput, LPI).

Nesse contexto, quando parcela substancial do período em que o titular teria para exercer seu direito é consumida durante o processamento do pedido de patente em razão da inércia Estatal, a balança de tempo é desajustada, ao passo que o titular passa a ter menos tempo útil de efetiva proteção do que aquele necessário para recuperar seus investimentos e incentivar a inovação.

Essa redução do tempo útil de proteção manifesta-se tanto no plano fático quanto no jurídico. Embora se invoque, com frequência, a retroação dos efeitos da concessão da patente à data do depósito (art. 44, LPI), tal argumento ignora relevantes implicações, pois, na realidade, não há retroação integral dos efeitos da proteção. E são várias as razões para tanto.

A patente confere ao titular vantagens que transcendem o simples licenciamento: fortalece o valor do portfólio tecnológico, amplia oportunidades comerciais, viabiliza parcerias estratégicas e assegura posição competitiva no mercado. Tais benefícios, contudo, não se concretizam enquanto subsiste apenas um pedido pendente, que representa mera expectativa de direito. Ainda que seja juridicamente possível licenciar pedidos de patente, os termos negociais, o grau de risco e o valor econômico dessas operações diferem substancialmente daqueles associados a patentes concedidas.

Ademais, a demora administrativa fragiliza a efetividade dos instrumentos disponíveis para coibir a exploração indevida durante a tramitação. Conforme decisão do STJ no REsp 2.001.226/RS3, durante o processamento do pedido de patente, o depositante não pode utilizar dos mecanismos da LPI para evitar que terceiros explorem o invento, justamente porque a proteção da patente ocorre com a concessão.

Ainda que se fale que, após a concessão, o titular poderia pedir indenização pela exploração durante a tramitação do pedido, há dois problemas a considerar neste caso.

O primeiro, diz respeito ao prazo prescricional para indenização, já que a LPI, em seu art. 225, estabelece que a ação para pedir indenização de atos de exploração indevida prescrevem em 5 anos. Isso significa que, na prática, apenas os últimos 5 anos de processamento do pedido de patente estão elegíveis para fins de indenização - processos de concessão de patentes como o da autora da ação acima mencionada, que duraram mais de 16 anos, teriam mais de 2/3 desprotegidos de qualquer dever de indenização.

O segundo ponto diz respeito à questão de que o direito de propriedade industrial envolve mais do que a compensação pecuniária advinda de uma indenização pela exploração indevida, que não passa de um “prêmio de consolação”. A mera entrada prematura de concorrente no mercado, mesmo que indevidamente, gera efeitos deletérios à capacidade do inventor de reaver seu investimento.

Tudo isso ocorre porque durante a pendência do pedido de patente, o depositante permanece em situação de expectativa, sem acesso pleno às prerrogativas do titular. A expectativa, embora juridicamente protegida, não se equipara à titularidade e, neste ponto, a sentença do caso acima mencionado foi exemplar.

Segundo o magistrado, entre a data do depósito do pedido e a data da concessão da patente, a autora apenas detinha uma expectativa do direito, e a própria LPI determina que a proteção apenas se efetua mediante a concessão da patente, de modo que o direito da autora tão somente teria se concretizado em 17/10/2017, após 16 anos da expectativa de que ainda usufruiria de proteção. Logo, seria razoável entender que a patente deveria ter seu prazo ajustado ao exato tempo em que o processo foi retardado em razão da mora injustificada do INPI.

Assim, a demora exacerbada na concessão da patente traz prejuízos intrínsecos à fruição do direito de patente. Tal mora, quando injustificada, é ato omissivo ilegal, pois a Administração Pública - e neste caso, especialmente, o INPI - tem o dever de cumprir e observar os princípios que regem a sua atuação, conforme ensina a CF, especialmente o caput do art. 37, além das diversas leis que regem tal atuação, como a LPAF. Disso se extrai que há um dever real de eficiência e de observância da razoável duração do processo.

Este ponto também foi bem explorado na sentença da 4ª VF/DF, que entendeu que o atraso do INPI, como ato injustificado, desrespeita seu dever como Administração Pública e, portanto, enseja o dever de compensar e esse dever de compensar está fundamentado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Mais especificamente para processos administrativos, apesar de invocado pela autora e inclusive fundamentar a decisão de tutela provisória de urgência proferida no caso, mas não ter sido expressamente mencionado na sentença, o art. 27 da LINDB - lei de introdução ao Direito brasileiro também traz o dever de compensar o administrado por prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo administrativo. Assim, o sistema jurídico brasileiro não admite que falhas organizacionais sejam transferidas ao administrado. A ineficiência não constitui causa excludente de responsabilidade e a decisão que serve de ponto de partida a este artigo reforça essa compreensão ao rejeitar expressamente a naturalização da demora como fenômeno inevitável.

Ao prever a compensação por prejuízos anormais e injustos decorrentes da atuação estatal, o dispositivo impede que determinados indivíduos suportem isoladamente custos excepcionais e, no contexto das patentes, a conjugação entre mora administrativa e supressão superveniente da compensação automática configura situação típica de prejuízo anormal que somente é compensado pela concessão de prazo de proteção.

Distinguishing com relação ao decidido pelo STF na ADIn 5.529

No entanto, um entrave que casos que buscam compensação in natura, por meio do ajuste do prazo de patentes têm enfrentado é a (equivocada) compreensão de que o julgamento do Eg. STF na ADIn 5.529, ao declarar inconstitucionalidade da “prorrogação automática” que constava no antigo p.u. do art. 40 da LPI, teria embarreirado qualquer compensação em prazo de patente.

No julgamento da ADIn 5.529, o Eg. STF promoveu uma inflexão relevante no regime jurídico da duração das patentes no Brasil ao declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI. A Corte entendeu que o dispositivo instituía um mecanismo de prorrogação automática e genérica, capaz de tornar indeterminado o termo final da proteção patentária. Essa indeterminação foi reputada incompatível com a exigência constitucional de temporariedade da patente, bem como com os princípios da segurança jurídica, da livre concorrência e da função social da propriedade.

A fundamentação do STF também demonstrou que o modelo então vigente, que previa a prorrogação automática de todo processamento que demorasse mais de 10 anos, sem considerar os atos específicos de cada um, produzia distorções sistêmicas, pois reduzia os incentivos institucionais à eficiência no INPI. Além disso, favorecia a formação de monopólios excessivamente longos, dissociados de critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A decisão, assim, reafirmou que a proteção patentária deve ser necessariamente delimitada, previsível e compatível com o interesse público, de modo a permitir o adequado funcionamento dos mercados e o planejamento dos agentes econômicos.

Nesse sentido, a ADIn 5.529 teve como objeto específico a invalidação de um mecanismo normativo abstrato de extensão automática do prazo, e não a análise das consequências jurídicas da mora administrativa sob a perspectiva da responsabilidade estatal. A decisão não enfrentou, de forma direta, a questão da reparação de danos decorrentes de atrasos injustificados na tramitação dos pedidos de patente. Tampouco afirmou que o titular deveria suportar, sem qualquer forma de recomposição, os prejuízos derivados da ineficiência administrativa. O foco do controle concentrou-se na estrutura do sistema legal, e não na tutela de situações individuais concretas.

A própria fundamentação do acórdão permite identificar uma distinção conceitual entre modelos genéricos de prorrogação e soluções casuísticas, já que o próprio STF reconheceu a possibilidade de ajuste, desde que submetidos a critérios objetivos, limites claros e controle institucional. Nas exatas palavras do ministro relator Dias Toffoli em seu voto na ADIn 5.529:

“É importante ressaltar que não estou a defender aqui um prazo único. Conforme demonstrado no capítulo desse voto atinente ao panorama internacional, diversos países permitem a extensão da exploração exclusiva de inventos, mas o fazem de forma não automática, com base em parâmetros claros e por prazos definidos, elementos que trazem maior racionalidade ao sistema, promovendo maior segurança e previsibilidade”.

Ainda, o ministro relator Dias Toffoli, em decisão monocrática proferida na Rcl. 53.181, por ocasião da análise da medida liminar preiteada naqueles autos, definiu o que seria necessário para possibilitar o ajuste do prazo de uma patente no Brasil: critérios objetivos disciplinados em lei, que tragam previsibilidade.

“As razões de direito comparado que compõem o acórdão paradigma do STF reforçam o entendimento de que eventual extensão da vigência de patente precisa de critérios objetivos disciplinados em lei, sem que se condicione a prorrogação tão somente à demora na análise do processo pelo INPI ou que se subverta a essência do art. 5º, inciso XXIX, da CF/88, de modo que a previsibilidade quanto ao prazo de vigência da patente possibilite escolhas racionais pelos agentes de mercado.”

A partir dessa leitura, torna-se possível sustentar que o entendimento do STF não se contrapõe à possibilidade de ajuste específico do prazo como forma de compensação por mora administrativa injustificada. Diferentemente da prorrogação automática, a compensação individualizada pressupõe a demonstração do atraso, a verificação de sua ilicitude, a delimitação objetiva do período afetado e a fixação de um termo final certo - se trata de uma técnica reparatória inserida no regime geral da responsabilidade civil do Estado - ou seja, com previsão expressa em lei -, e não de mecanismo estrutural de ampliação do privilégio.

Nessa perspectiva, o ajuste do prazo pode ser compreendido como instrumento de recomposição do conteúdo essencial do direito fundamental à propriedade industrial, quando este é indevidamente esvaziado pela ineficiência administrativa. A compensação, nesse contexto, não opera como “benefício” adicional ao titular, mas como forma de restabelecimento do equilíbrio jurídico violado.

Nesse ponto, a decisão judicial analisada ilustra essa compreensão ao desenvolver um distinguishing em relação ao precedente da ADIn 5.529. O magistrado reconheceu a autoridade da decisão do STF e a invalidade da prorrogação automática, mas lucidamente delimitou seu alcance, afirmando que o vício constitucional identificado residia na indeterminação sistêmica do prazo e na ausência de parâmetros objetivos, mas que o próprio STF ressalvou os efeitos concretos dessa indeterminação, abrindo margem para uma análise casuística da mora.

Com efeito, o julgador enfatizou que o caso concreto envolve a apuração de um atraso prolongado, sem justificativa plausível, e a definição de um período de compensação calculado com base em prazos específicos, expondo que o novo termo final não resultaria de presunções de atraso administrativo, mas de uma demonstração dessa mora no caso concreto.

Além disso, a decisão enfatiza que o prazo de vigência da patente, mesmo após a compensação, permanece fixo, determinado e plenamente identificável, afastando o argumento de que a compensação geraria instabilidade ou imprevisibilidade. A decisão analisada revela, portanto, uma leitura sistemática da decisão do STF na ADIn 5.529, efetivando o regime de responsabilização estatal, ao distinguir entre extensão normativa automática e compensação judicial casuística.

Outro aspecto relevante destacado pela sentença diz respeito ao tratamento específico conferido às patentes farmacêuticas no regime de modulação dos efeitos da ADIn 5.529. O magistrado observa que a opção do STF por excluir tais patentes da modulação não pode ser compreendida de forma abstrata ou descontextualizada, mas deve ser lida à luz do cenário excepcional em que o julgamento foi proferido, marcado pela emergência sanitária decorrente da pandemia de covid-19.

Naquele contexto, a preocupação central da Corte esteve diretamente relacionada à necessidade de ampliar o acesso a medicamentos, reduzir custos para o sistema público de saúde e mitigar os efeitos da crise sobre a coletividade. A restrição mais severa imposta às patentes farmacêuticas, portanto, não decorreu de uma valoração negativa permanente desse setor, mas de uma ponderação circunstancial entre a proteção à inovação e a urgência sanitária.

Ao recuperar esse pano de fundo, a sentença reforça que a solução adotada pelo STF não pode ser automaticamente transposta para situações ordinárias, nas quais não estejam presentes os mesmos fatores excepcionais, abrindo espaço para uma interpretação mais contextualizada e compatível com a análise de pedidos de compensação fundados em mora administrativa injustificada.

Conclusão

Diante desse contexto, a sentença da 4ª VF/DF traz um avanço na compreensão do direito à compensação in natura, por meio do ajuste do prazo de patentes, como instrumento de responsabilização estatal pela mora administrativa injustificada, inclusive como meio de efetivar a decisão do Eg. STF na ADIn 5.529.

Isso, porque o julgamento da ADIn 5.529 pelo STF não afastou a possibilidade de recomposição individualizada em hipóteses concretas. A Corte declarou inconstitucional especificamente um mecanismo normativo abstrato de extensão automática, mas não excluiu a tutela jurisdicional de situações em que a ineficiência administrativa compromete, de forma comprovada, o conteúdo essencial do direito à propriedade industrial.

Nesse contexto, a mora excessiva na análise dos pedidos de patente produz efeitos concretos relevantes, na medida em que priva o titular do exercício pleno de suas prerrogativas durante período significativo, reduzindo o tempo útil de exploração econômica e afetando os incentivos à inovação. A mera expectativa de direito não se equipara à titularidade, razão pela qual a demora injustificada implica esvaziamento material da proteção constitucional assegurada pelo art. 5º, XXIX, da Constituição.

Assim, transferir ao administrado o ônus da ineficiência estatal é incompatível com os princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da vedação aos prejuízos anormais, consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, e o ajuste proporcional do prazo, quando fundado em demonstração concreta da mora e de sua ilicitude, não constitui privilégio indevido, mas mecanismo de recomposição do equilíbrio jurídico violado.

A consolidação dessa compreensão pelo Judiciário contribui para o fortalecimento institucional do sistema de patentes, bem como da inovação, ao incentivar maior eficiência administrativa, assegurar previsibilidade aos agentes econômicos e preservar a integridade do direito fundamental à propriedade industrial no Estado Democrático de Direito.

_______

1 JFRJ. Ação Civil Pública nº 5095710-55.2021.4.02.5101/RJ.

2 TCU. Acórdão nº 1.199/2020. Plenário. TC 015.369/2019-6.

3 STJ. REsp n. 2.001.226/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023

Autores

Eduardo Hallak Sócio - Licks Attorneys

Juliana Neves Sócia do Licks Attorneys.

Liliane Roriz Desembargadora Federal aposentada, sócia do Licks Attorneys.

Gabriela Monteiro Sócia do Licks Attorneys.

Sarah Lucas Advogada no escritório Licks Advogados.

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