Há uma convicção difundida entre titulares de marcas, e mesmo entre profissionais que não militam na área, de que a concessão do registro pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial encerra a preocupação com a proteção do sinal. Obtido o certificado, presume-se a marca blindada.
A prática administrativa revela o contrário: a concessão é o início da tutela, não o seu ponto final. Como advertia Pontes de Miranda, o direito de exclusividade não é absoluto e opera dentro de limites rigorosos. Na mesma tradição clássica, juristas como Bento de Faria e Affonso Celso recordavam de forma uníssona que a propriedade imaterial exige apropriação e defesa contínuas para subsistir perante o mercado.
A exclusividade que o registro anuncia não se realiza no papel, mas no exercício continuado da vigilância contra sinais semelhantes, usados no mercado ou requeridos por terceiros perante o próprio INPI. Essa afirmação não decorre de opinião, mas da leitura combinada da lei 9.279/1996 (LPI) com o Manual de Marcas do INPI e, sobretudo, da observação de decisões administrativas proferidas em casos praticamente idênticos, com desfechos opostos. O ponto que este artigo pretende demonstrar é objetivo e verificável nos próprios autos: o entendimento do examinador pode variar, e essa variação torna imprudente a presunção de que o INPI, sozinho, barrará de ofício a proliferação de marcas colidentes com a sua.
O que o certificado efetivamente confere
O art. 124, inciso VI, da LPI veda o registro de sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo quando tenha relação com o produto ou serviço a distinguir, salvo quando revestido de suficiente forma distintiva. A ressalva é decisiva. Uma marca mista cujo elemento nominativo é uma expressão genérica pode ser concedida, mas o que se protege é o conjunto, não a expressão isolada.
Já ensinava Gama Cerqueira que a marca fraca, composta de elementos de uso comum, nasce com proteção estreita, tolerando a coexistência com sinais semelhantes que dela se distanciem por pormenores. Este entendimento é modernamente aprofundado por Newton Silveira e Pedro Marcos Nunes Barbosa, os quais asseveram que marcas evocativas ou sugestivas possuem um espectro de proteção propositalmente reduzido, devendo o titular suportar o ônus processual e mercadológico da convivência com signos análogos para evitar o monopólio indevido de expressões de uso comum.
O Manual de Marcas do INPI é expresso quanto ao limite dessa proteção. Ao tratar das marcas cujo elemento nominativo não é distintivo, o Instituto registra que a presença de elemento não distintivo em uma marca registrada não permite ao seu titular impedir que terceiros usem ou registrem o mesmo elemento como parte de conjunto marcário distinto, em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim. Vale dizer: quem registra Loja do Telefone com determinada figura não adquire exclusividade sobre a expressão loja do telefone. Adquire proteção sobre aquele conjunto específico. Um concorrente que apresente a mesma expressão sob roupagem gráfica diversa poderá, em tese, obter o próprio registro. O titular que ignora essa distinção acredita ter comprado uma exclusividade que o certificado nunca lhe conferiu.
A linha de corte é móvel
O critério que separa o sinal registrável do irregistrável, nessa categoria, não é binário. O Manual condiciona a concessão da marca mista com nominativo genérico à existência de elementos figurativos capazes de gerar impacto visual ou conceitual suficiente para se sobressair à mensagem não distintiva e desviar a atenção do consumidor. Suficiente, sobressair, desviar a atenção: são juízos graduais, dependentes da percepção do examinador diante do caso concreto.
Fernández-Nóvoa já observava que o exame da distintividade se resolve pela impressão de conjunto, apreciação por natureza sujeita a margem de subjetividade. Na doutrina europeia, José Manuel Otero Lastres e Frédéric Poullaud-Dulian reforçam essa exata premissa ao demonstrarem que o risco de confusão e a aferição da distintividade dependem invariavelmente de fatores psicológicos e mnemônicos do público consumidor, sendo estes elementos inerentemente instáveis.
Sob uma perspectiva analítica e empírica, estudos de Barton Beebe e críticas incisivas de Mark Lemley sobre a realidade do direito marcário confirmam que a aplicação dos testes de colidência escapa frequentemente à previsibilidade estrita, dependendo em grande medida de heurísticas subjetivas adotadas pelos julgadores.
Quatro processos, todos na classe NCL 35, todos em apresentação mista, ilustram a amplitude dessa margem.
No campo da telefonia, a marca LOJA DO TELEFONE (processo n. -------) foi concedida e permanece em vigor. A marca LOJA DO CELULAR (processo n. -------), estruturalmente análoga, foi indeferida com fundamento no art. 124, inciso VI. Telefone e celular designam, no comércio varejista, o mesmo universo de produtos. As duas expressões compartilham a estrutura loja do [aparelho], igualmente descritiva do estabelecimento. O destino administrativo, porém, foi oposto.
No campo dos veículos, a marca LOJA DO VEÍCULO (processo n. -------) foi concedida e está em vigor. A marca LOJÃO DO CAMINHÃO (processo n. -------) foi indeferida pelo mesmo art. 124, inciso VI, e o indeferimento foi mantido em grau de recurso. Aqui convém afastar uma objeção aparente. A diferença entre loja e lojão não constitui distância marcária hábil a justificar tratamento diverso. O aumentativo não altera a raiz nem o campo semântico do termo; sob a ótica da colidência, que afere a impressão de conjunto e o risco de confusão, os dois sinais são substancialmente o mesmo. Se assim é, a contradição entre os desfechos torna-se ainda mais nítida.
A imprevisibilidade ganha um contorno adicional quando o sinal descritivo é concedido em forma nominativa, isto é, sem qualquer elemento figurativo. Por exemplo, a marca LOJA DO AQUECEDOR (processo n. -------), destinada ao comércio de aparelhos de aquecimento na classe NCL 35, foi registrada e está em vigor sob apresentação nominativa (e sem qualquer apostila restritiva). Aqui não há figura que possa justificar a concessão pela suficiente forma distintiva do conjunto, hipótese que ao menos explicaria os registros mistos. Trata-se da expressão em estado puro. Ora, se a forma nominativa é a mais exposta ao crivo do inciso VI, por lhe faltar o escudo gráfico, o que autorizaria supor registrável, sob essa forma, um sinal a tal ponto descritivo, quando estruturas equivalentes foram recusadas justamente por esse fundamento? A pergunta não comporta resposta segura, e é essa ausência de resposta segura que se procura neste artigo evidenciar.
Não se sustenta, aqui, que houve erro do INPI. Diferenças pontuais entre os casos podem existir, e a análise de cada processo comporta particularidades de especificação e de figura. Sustenta-se algo mais modesto e mais inquietante: que sinais de mesma estrutura e mesmo teor descritivo, na mesma classe, receberam decisões contrárias. E que essa variação, sozinha, basta para tornar arriscada a confiança do titular em uma proteção automática em relação à iniciativa de terceiros levadas ao Instituto.
Por que a variação importa para quem já tem registro
Se o próprio juízo de registrabilidade oscila entre casos análogos, o juízo sobre a colidência de um pedido futuro com a sua marca está sujeito à mesma oscilação. O titular que confia na atuação de ofício do INPI para barrar semelhantes aposta num critério que ele não controla e que pode não enxergar conflito efetivamente existente. A esse risco soma-se a limitação estrutural já apontada. Quando a marca contém elemento nominativo fraco (o que ocorre com grande parcela das marcas atuais, se não a maioria), o INPI tende a reconhecer que terceiros podem registrar o mesmo elemento desde que em conjuntos distintos.
Como visto nos exemplos acima, a defesa deste espaço nem sempre é feita de forma adequada pelo Instituto, de ofício. Depende de o titular acompanhar as publicações da Revista da Propriedade Industrial para identificar pedidos de terceiros conflitantes e apresentar oposição no prazo do art. 158 da LPI, ou, quando cabível, instaurar processo administrativo de nulidade do registro (art. 169 da LPI), caso a decisão do INPI ignore seu direito.
No plano processual e estratégico brasileiro, Marcelo Mazzola, Manoel J. Pereira dos Santos e pioneiros históricos de nossa prática como Dannemann enfatizam de modo veemente que o combate à diluição exige justamente o uso proativo e tempestivo de oposições e nulidades administrativas, evitando assim a consolidação irreversível de posições jurídicas adversas. O sistema é estruturado para que a defesa seja provocada pelo interessado, não presumida.
A experiência estrangeira sistematizou essa realidade sob a noção de policing, a vigilância que se espera do titular. No direito anglo-saxão, autores de peso acadêmico como Marshall Leaffer, Paul Goldstein e Jane Ginsburg categorizam essa atividade de policing como um ônus existencial da marca. A falha sistemática nessa vigilância conduz à diluição da marca (perda da unicidade do registro e da capacidade do sinal ser percebido como pertencente a determinada empresa/produto) e permite a concorrência parasitária, ou seja, a marca semelhante se beneficia de todo investimento em divulgação.
Na prática, isso significa que um terceiro passará a operar no mesmo segmento, utilizando um sinal sonoro, visual ou conceitualmente próximo, para capturar a clientela que foi atraída pelo prestígio e pelos investimentos financeiros do titular original. O consumidor, antes focado na sua identidade, depara-se com outra(s) parecida(s), e o investimento publicitário de quem inovou passa a financiar as vendas de quem copiou. A consequência de não vigiar não é uma sanção estatal, mas a corrosão do próprio negócio.
Doutrinadores de renome como Lionel Bently, Graeme Dinwoodie e Doris E. Long ressaltam que os sistemas marcários contemporâneos transferem propositalmente ao titular o custo e o dever de monitorar ativamente o mercado. Carlos Correa, ao analisar o contexto macro dos acordos internacionais de propriedade intelectual, corrobora que a proteção jurídica não opera no vácuo e demanda ação contundente e efetiva do proprietário.
Muito antes deles, a tradicional e rigorosa doutrina francesa, brilhantemente representada por Eugène Pouillet, Paul Mathély e Georges Bry, já alertava o mundo jurídico para a dégénérescence, o processo implacável pelo qual a simples inércia do titular transforma o signo inventado até em designação necessária do próprio produto.
A rigor, não se trata de dever jurídico em sentido estrito, cuja inobservância gere sanção autônoma, mas de ônus: a consequência de não vigiar, o enfraquecimento e a eventual diluição do sinal, recai sobre o próprio titular. Não é peculiaridade de um ou outro ordenamento, mas traço comum aos sistemas que condicionam a força da marca à sua distintividade concreta no mercado.
A proteção jurídica das marcas pune o titular omisso, exigindo um comportamento diligente e vigilante (enforcement) para manter a higidez de seus ativos intangíveis.
Considerações finais
A distintividade de uma marca não é um estado permanente conferido pelo certificado. É uma posição que se sustenta pela ausência de semelhantes no mercado e nos registros, e essa ausência não se mantém sozinha. O titular que registra e silencia autoriza, pela inércia, que a paisagem ao redor de sua marca se povoe de concorrentes pegando carona em seu esforço de divulgação.
Ver semelhança onde o leigo vê diferença é, precisamente, a competência que separa o titular que preserva sua marca daquele que divide sua clientela. O certificado do INPI é a ferramenta para proteger seu território; o monitoramento é o ato contínuo de defendê-lo. Quem trata o diploma como ponto final corre o risco de descobrir, tarde, que registrou um direito que não cuidou de tornar efetivo, permitindo que outros lucrassem com ele.
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